No se justifica inhibir el registro de TABOKA pretendido por la firma tabacalera pues la confusión del signo en pugna resulta insólita y forzada, ya que no existe similitud visual ni fonética con BOCA o BOCA JUNIORS.

Cabj_escudoPartes: Philip Morris Products S.A. c/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/ cese de oposición al registro de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 15-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98341-AR | MJJ98341 | MJJ98341

No se justifica inhibir el registro pretendido por la firma tabacalera pues la confusión del signo en pugna resulta insólita y forzada, ya que no existe similitud visual ni fonética.
Sumario:

1.-Corresponde declarar infundada la oposición, que el club accionado planteó en sede administrativa, al registro de la marca por parte de la firma tabacalera accionante pues la impresión que provoca la aprehensión fresca, espontánea y pre-reflexiva de las marcas en conflicto, es que no se confunden en absoluto.

2.-Toda vez que las marcas en conflicto no se confunden visualmente, y siendo que en el plano auditivo, los signos en pugna en nada se parecen toda vez que la raíz del término le otorga a la marca de la actora suficiente y notable carácter distintivo, debe rechazarse la oposición al registro de la marca.

3.-Puesto que el demandado pretende forzar insólitas similitudes entre los signos en pugna, y siendo que la firma actora busca registrar un producto asociado al tabaco, objeto que nada tiene que ver con el club de fútbol demandado, debe rechazarse la oposición al registro de la marca; máxime siendo que al momento de comparar las marcas el juzgador debe evitar desmenuzarlas en forma artificial.

4.-No se justifica inhibir el registro pretendido por la firma tabacalera actora pues no existe similitud visual ni fonética en grado tal que lo justifique, pues el signo resulta ser un término de fantasía carente de significado y que en todo caso (teniendo en cuenta quien es su titular) invita, sin lugar a dudas, a la evocación del Tabaco .

5.-Corresponde confirmar el rechazo a la oposición del registro de la marca toda vez que el público consumidor de cigarrillos pone especial atención al seleccionar los mismos porque tiene sus gustos bien definidos; máxime siendo que las marcas oponentes son marcas de defensas y si bien este carácter no afecta su legitimidad, sí las categoriza en un plano distinto al de las marcas comunes porque no responden al fin de identificar y diferenciar productos y servicios, y se apartan del propósito de la ley de marcas en cuanto propugna el uso efectivo de los signos marcarios.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «Philip Morris Products SA c/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/ cese de oposición al registro de marca», y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. La magistrada a quo hizo lugar a la demanda que Philip Morris Products SA entabló contra Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, y en consecuencia, declaró infundada la oposición que éste último planteó en sede administrativa al registro de la marca denominativa «TABOKA», solicitada bajo acta n° 3.003.917 de la clase 34 del nomenclador, con costas a la demandada -confr. sentencia de fs. 454/457-.

Este pronunciamiento fue apelado por la accionada ver fs. 460, quien expresó agravios a fs. 475/480, los que fueron contestados por su contraria mediante presentación de fs. 482/486.

Hay también recursos de apelaciones contra la regulación de honorarios (ver fs. 460 y 463), que serán tratadas al final del acuerdo y según su resultado (arg. art. 280 del Código Procesal, texto según ley 26.939, DJA).

II. Del estudio de las constancias del expediente resulta que aquí se enfrentan la actora con su marca «TABOKA» vs.la demandada con sus marcas «BOCA» y «BOCA JUNIORS» y que el presente conflicto se desenvuelve en la clase 34 del nomenclador.

Para así decidir, la Jueza de primera instancia tuvo en cuenta en primer término que el público consumidor -como reglapone especial atención al seleccionar los cigarrillos y los recuerda por su nombre ya que los solicita en el momento de su adquisición recurriendo necesariamente a las expresiones designativas, prestando particular atención lo cual evita que puedan ser fácilmente engañados.

En este segmento del mercado se advierte, además, que el fumador tiene gustos definidos, lo cual reduce la posibilidad de que se confunda.

También ponderó que las marcas oponentes son, en lo que interesa en el presente litigio, marcas de defensas y que si bien este carácter no afecta su legitimidad, sí las categoriza en un plano distinto al de las marcas comunes porque -a diferencia de éstas- no responden al fin de identificar y diferenciar productos y servicios, apartándose del propósito de la ley de marcas en cuanto propugna el uso efectivo de los signos marcarios como se desprende de los arts. 5, 20, 23 y 26. De allí que las marcas de defensa reciben -en cuanto a su protección- un matiz especial consistente en observar un criterio de mitigado rigor en el cotejo.

Sentado ello, efectuó el cotejo marcario señalando que la raíz «TA» le otorga a la marca de la actora suficiente poder diferenciador, máxime al momento de pronunciar los conjuntos en conflicto.Desde el plano gráfico, observó que la marca figurativa en la que la demandada formuló la protesta (n°2.919.544), no es susceptible tampoco de generar confusión con la denominativa que se pretende registrar, ya que las notas distintivas que se captan en forma espontánea y sin ninguna clase de esfuerzo de atención en el aspecto sonoro, aventan toda posibilidad de confusión, sobre todo en el caso del público consumidor de cigarrillos, el cual, por sus gustos, podrá distinguir la marca pretendida sin relacionarla con el club de futbol demandado.

III. La parte demandada se agravió del argumento principal apuntado y de otros también esgrimidos por el a quo que no resumí dado que a mi juicio el eje de la cuestión a resolver pasa por lo sintetizado precedentemente, y por algunas razones más sobre las que me expediré luego.

IV. Comienzo entonces por señalar que según mi convicción, la sentencia debe confirmarse. Seguidamente paso a dar mis razones:

Lo importante al momento de definir este tipo de litigios radica en atenerse fundamentalmente a las circunstancias adjetivas propias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva al momento de sentenciar. No puede limitarse mi análisis a una estructura meramente teórica sino que debo ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues será este el mejor modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia efectuada por las partes (conf.CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros y antecedentes de la Sala III, causa n° 13.546/04 del 23.11.04, n°2.111/02 del 17.05.07, n°5.419/08 del 14.10.10 y n° 11.225/07 del 22.08.2013, entre otras).

Implica ello, que el análisis sobre la presunta confundibilidad de los registros debe efectuarse sopesando si dicha circunstancia se presenta frente al público consumidor en los términos planteados en la litis por la oponente, toda vez que su protección frente a posibles confusiones representan el bien jurídico a proteger por parte del legislador y juzgador.

Lo primero que debe hacer el juzgador para decidir esta clase de conflictos es colocarse en el lugar del consumidor y dejarse llevar, ante todo, por la impresión de conjunto, la aprehensión espontánea que dejan las designaciones, sin desmenuzarlas, examinándolas de manera sucesiva y no simultánea conf. esta Sala, causa Nro. 16.898/95 del 07/07/98.

Pues bien, la impresión que me provoca la aprehensión fresca, espontánea y pre-reflexiva de «TABOKA» y «BOCA»-«BOCA JUNIORS», es que no se confunden en absoluto.

Profundizando el estudio, advierto que en el plano auditivo en nada se parecen los signos en pugna toda vez que la raíz «TA» le otorga a la marca de la actora suficiente y notable carácter distintivo. En tal sentido y tal como lo dijera en el cuarto párrafo del presente considerando, al momento de comparar las marcas el juzgador debe evitar desmenuzarlas en forma artificial.Recuerdo esto porque la apelante pretende encontrar similitudes donde no las hay.

Adviértase que según su criterio la marca «TABOKA» sugeriría indefectiblemente la expresión «está Boca» y que ello provocaría indudablemente la confusión del público consumidor.

Debo decir que tal afirmación resulta por lo menos insólita además de extremadamente forzada, máxime si se tiene en cuenta que el signo resulta ser un término de fantasía carente de significado y que en todo caso (teniendo en cuenta quien es su titular) invita -sin lugar a dudas- a la evocación del «Tabaco». Adviértase además que para que el término «TABOKA» sugiera la expresión «está boca», habría que forzar su pronunciación con determinado énfasis, lo que traducido al plano gráfico quedaría «TA´BOCA».

La comparación en el plano gráfico, nos conduce a igual conclusión y ello así porque la raíz «TA» le otorga un gran poder diferenciador, lo que queda más acentuado aún con la letra «K» cuyo carácter es tan fuerte que no solo no pasa inadvertido en la comparación sino que resalta especialmente dentro del conjunto.

Por lo expuesto, creo que no existe similitud visual ni fonética en grado tal que justifique inhibir el registro pretendido.

V. A mayor abundamiento y para concluir, debo destacar que asiste razón a la actora cuando sostiene que la accionada no ha probado la efectiva comercialización en la actualidad de producto alguno en la clase 34. A ello, debe sumarse que fue la misma demandada quien aseveró que al estar orientada su actividad a la práctica de deportes profesionales, nunca concedería licencias de uso de su marca para identificar cigarrillos.

No obstante ello, asegura haber concedido licencias de uso para la fábrica de ceniceros y encendedores. Ello lleva a preguntarnos ¿con qué actividad se relacionan dichos objetos sino con la de fumar?Tal vez un encendedor pueda ser utilizado para prender el fuego de un asado, una hornalla, etc., pero un cenicero?! Demás está decir que todo producto que se comercialice con la marca «BOCA» o «BOCA JUNIORS», llevará consigo la famosa combinación de colores «Azul y Oro» que tan fuertemente identifica a la institución demandada, que dicho sea de paso, es uno de los clubes más populares de la República Argentina, cuya fama trasciendo incluso nuestras fronteras, a punto tal que puede decirse sin hesitación que «BOCA JUNIORS» es una marca (no cualquier club puede lograrlo). Todo ello aleja sin dudas cualquier posibilidad de confusión.

Por último, cabe poner de resalto que la apelante no supo desvirtuar el argumento mediante el cual la magistrada de primera instancia destacó que el público consumidor de cigarrillos pone especial atención al seleccionar los mismos porque tiene sus gustos bien definidos.

Así las cosas, considero que la sentencia atacada debe ser confirmada en todos sus términos VI. En función de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia apelada, con costas a la parte demandada, que resulta vencida (conf. art. 70, primer párrafo del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la parte demandada (conf. art. 70, primer párrafo del CPCC, texto según ley 26.939, DJA).

Corresponde ahora, tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por el a quo (ver fs. 460 y fs. 463).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su resultado, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas y le reconvención por cese de uso (conf. arts. 3, 6, 7, 9,10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432), se confirman los honorarios regulados en primera instancia.

Por las tareas de Alzada, se regulan los honorarios del Dr. Jorge Otamendi en la suma de ($.); los de los Dres. Alberto Leopoldo Roque Berton Moreno y Enrique J. Francisco Gatti, en la suma de ($.) y ($.) respectivamente (art. 14 de la ley de arancel).

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de lic encia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase.

Graciela Medina

Ricardo Gustavo Recondo

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