#Fallos Diseño de estrella: Se condena al cese en el uso de una marca de zapatillas, pues no caben dudas de que el impacto visual del diseño se presta a confusiones respecto de la marca que tiene registrada la demandante

Partes: ID Argentina S.A. c/ Flingday S.A. y otros s/ cese de uso de marcas – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 16 de mayo de 2024

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-151587-AR|MJJ151587|MJJ151587

Diseño de estrella: se condena al cese en el uso de la marca de zapatillas pues no caben dudas de que el impacto visual del diseño de la demandada se presta a confusiones respecto de la marca que tiene registrada la contraria.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la procedencia de la acción incoada y condenarla a cesar en el uso de la marca de zapatillas (circulo-estrella), a dejar de comercializar el producto con el signo referido pues los diseños en pugna no son ‘claramente distinguibles’, como exige la jurisprudencia en consonancia con los fines esenciales de la Ley de Marcas; máxime siendo que, en presencia de los modelos obtenidos del secuestro, la sensación de semejanza que existe entre ellos impacta visualmente.

2.-La declaración de la inoponibilidad de la personalidad jurídica pretende evitar los efectos dañosos que se producirían en caso de reconocerse la independencia de la persona jurídica frente a sus miembros cuando fue utilizada en contraposición a la finalidad para la cual la ley la creó o reconoció.

3.-La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro (art. 4 de la Ley N° 22362) y, en tal sentido, la firma actora posee legitimación para promover la presente acción pues los registros otorgan a su titular el derecho de reclamar por vía civil, entre otras cosas, la cesación del uso de la marca o de la designación en infracción (arts. 33 y 35 de la ley citada).

4.-Cuando referimos al interrogante en cuanto a la extensión que debe dársele a aquella exclusividad, la respuesta debe ser amplia si verdaderamente se pretende defender la propiedad marcaria pues esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica que pueda causar confusión en el público consumidor y en poder impedir usos de marcas que puedan dañar el derecho que emerge de un registro.

Fallo:
En Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2024, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dijo:

I.- A fs. 193/219 se presentó ID Argentina S.A. y promovió demanda contra Flingday S.A., Luinne Corporation S.A., Stensor S.A. y el Sr. Miguel Ángel Fosati a fin de obtener el cese de uso de la marca ‘JOHN FOOS FD’ (círculo-estrella), el cese de la fabricación y comercialización de los productos con el signo referido, la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia y la publicación de la sentencia, con costas a las accionadas.

Refirió ser licenciataria de Converse INC para la fabricación y comercialización del calzado e indumentaria de las marcas ‘Converse’, ‘All Star’ y ‘diseño de estrella’. Sostuvo que Converse es una marca notoria y un emblema que se reconoce inmediatamente a través del logo de una estrella dentro de un círculo con un particular pespunte.

Detalló la conducta que le imputa a cada demandada y refirió que Flingday S.A. es quien comercializa y lucra con la marca apócrifa, Stensor S.A. fabrica el producto en infracción y Luinne Corporation S.A. es la titular de la marca John Foos y licenciante de Flingday. Además, sostuvo que el verdadero dueño de todas las empresas -socio oculto- es el Sr. Fosati, quien es, además, el representante en Argentina de Luinne (empresa uruguaya). Enfatiza que todas las empresas responden a una misma persona.

Enfatizó que la infracción quedó demostrada a partir de la medida cautelar dictada en la causa N° 8020/2009 donde se secuestraron zapatillas con ese logo.

II.- En la sentencia del 18.10.2023 el juez de primera instancia resolvió i) desestimar la excepción de falta de legitimación activa deducida por Flingday S.A., Stensor S.A., Luinne Corporation S.A.y por Miguel Ángel FOSATI, con costas a los vencidos; ii) admitir la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Luinne Corporation S.A., con costas a la parte actora; iii) rechazar la demanda promovida por ID Argentina S.A. contra Stensor S.A., Luinne Corporation S.A. y contra Miguel Ángel FOSATI, con costas a la accionante; iv) admitir la acción incoada contra Flingday S.A. y condenarla a cesar en el uso de la marca JOHN FOOS JF (circulo-estrella), a dejar de comercializar el producto con el signo referido y a pagar la suma de $19.680.000 más los intereses indicados en el considerando XI, con costas; v) acoger la pretensión de la parte actora y ordenar la publicación de la sentencia a costa de la demandada, todo ello en el plazo de diez días hábiles.

En primer lugar desestimó la defensa de falta de legitimación activa de ID Argentina S.A. propuesta por las demandadas y sostuvo que el art. 4° de la Ley de Marcas establece que cualquier persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una marca, norma que se complementa con el art. 34, que permite al damnificado por los actos enumerados en el art. 31 recurrir a la vía civil. Así, ponderó que el juego de esas normas deja abierta la posibilidad de solicitar el cese de uso de una marca, al ofrecimiento de una venta o comercialización de productos que las lleven.Refirió que la interpretación es amplia y ponderó que como la parte actora es licenciataria de la marca, razón por la que posee interés legítimo para defender la pureza del signo que explota.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva propuesta, señaló que, con carácter previo a resolver dicha defensa debía analizar el fondo del asunto.

Destacó que ID Argentina es licenciataria de este país de las marcas notorias ‘CONVERSE’, ‘ALL STAR’ y ‘DISEÑO DE ESTRELLA’, que la marca posee más de 100 años y que su logo característico -distintivo del producto- es un círculo con una estrella azul en su interior.

Recordó que el 3.9.2009 la parte actora promovió la causa n° 8020/2009 ‘ID Argentina SA c/ Flingday s/ medidas cautelares ‘ con el objeto de constatar la comisión de las infracciones tipificadas en los incisos A), B) y D) del artículo 31 de la Ley N° 22.362.Se admitió la medida cautelar requerida y se procedió al secuestro y embargo de un ejemplar de cada producto en presunta infracción.

El juez de grado refirió que, tanto en el ámbito privado como en el derecho punitivo, constituye un acto ilícito punible la venta de una marca registrada o designación falsificada perteneciente a un tercero o de productos y servicios con una marca registrada o imitada fraudulentamente.

Consideró que la simple confrontación de las 11 zapatillas secuestradas en el marco de la medida cautelar con la zapatilla original Converse acompañada verifica una imitación fraudulenta de las marcas licenciadas por la actora.

Ponderó que si bien la reclamante no puede oponerse a la comercialización de zapatillas de lona tipo bota de caña baja, sí puede impedir que se imprima su marca registrada con sutiles modificaciones, en el mismo lugar del producto -cerca del tobillo-, constituyendo ello un claro intento de acercamiento o imitación.

Tuvo en consideración que los elementos secuestrados se asemejan notablemente en la impresión del símbolo de la marca y que, además, los productos implicados no están destinados a un público calificado, sino que apuntan a idénticos consumidores: jóvenes en búsqueda de indumentaria informal. Indicó que ese aspecto acrecentaba aun más las posibilidades de confusión.

En cuanto a la responsabilidad sobre la infracción cometida, sostuvo que Flingday S.A. vendió el producto en cuestión desde marzo de 2007 a diciembre de 2011 por la suma de $65.226.754,23. Como consideró que las marcas confrontadas eran conjuntos confundibles que no deben coexistir y que la conducta de la demandada constituía un empleo indebido de una marca registrada licenciada, admitió la acción contra dicha empresa.Ordenó el cese en el uso de la marca referida y la responsabilizó económicamente por la infracción.

En cuanto a los restantes codemandados, el a quo señaló que en ciertos supuestos se encuentra permitido al juez levantar el velo de la persona jurídica cuando la personería se emplea con fines ilícitos de engaño o fraude, si contradice los propósitos que el ordenamiento jurídico ampara afectando intereses de terceros, de los socios y de carácter público, cuando la personalidad es usada con fines que exceden los límites de la moral y el ejercicio regular de los derechos, cuando se utiliza en detrimento de derechos legítimos de una de las partes o si se reduce a una mera estructura funcional utilizada como instrumento para lograr objetivos diferentes al de la realidad social.

Dicho ello, explicó que la prueba recabada en el expediente era insuficiente para afirmar la tesis expuesta por la actora. Dijo que tales apreciaciones deben estar acompañadas de pruebas fehacientes y no pueden basarse en meras conjeturas, en declaraciones provenientes de artículos periodísticos o en manifestaciones efectuadas en un concurso preventivo que tramita en otro juzgado. Por esa razón, en base a los escasos datos incorporados a esta causa, no era atinado levantar el llamado ‘velo societario’.

Manifestó que la circunstancia de que Stensor S.A.fuera la fabricante de los productos en infracción no la convierte automáticamente en responsable, dado que no fue quien, en definitiva, lucró con el uso indebido ni quien lo planeó.

Por todo ello, desestimó la demanda promovida contra Miguel Ángel Fosati y Stensor S.A y admitió la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por Luinne Corporation S.A., puesto que no se había demostrado en la causa que su participación haya excedido la de una mera licenciante de la marca John Foos, no formando parte de la relación sustancial controvertida.

En lo atinente a la extensión económica de la indemnización, el juez de grado puso de relieve la dificultad de acreditar los daños derivados de la infracción marcaria. Refirió que la doctrina se pronunció en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción del daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba.

Indicó que la violación del ius prohibendi acarrea el deber de resarcir y la condena debe contemplar: el daño emergente, entendida como la inversión que deberá hacer el dueño para recomponer el deterioro de su marca; y el lucro cesante, ponderando el beneficio económico obtenido por el demandado o estimando el precio de la licencia que debería haber erogado el infractor.

Para ello ponderó el dictamen del perito contador, del cual surge que la empresa demandada vendió pares de zapatillas por $65.226.754,23.Sobre esa base, fijó la indemnización en $19.680.000, suma que devengará intereses desde la notificación de la demanda -23.8.2011- a la tasa vencida que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días (tasa activa) hasta el efectivo pago.

Ordenó la publicación de la sentencia, estableció el plazo de 10 días hábiles para el cumplimiento y difirió la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se apruebe la liquidación definitiva de la deuda.

III.- Ese pronunciamiento motivó la apelación de la parte actora el 20.10.2023, quien expresó agravios el 27.11.2023 y cuyo traslado fue respondido por las codemandadas Flingday S.A. y Luinne Corporation S.A. el 19.12.2023.

Por otro lado, Flingday S.A. recurrió la sentencia el 25.10.2023 y expresó agravios el 28.11.2023, cuyo traslado fue contestado por la actora el 19.12.2023.

3.1.- ID Argentina S.A. cuestiona los puntos 2 y 3 de la sentencia en crisis y sostiene, en síntesis, que todos los demandados son responsables por encuadrar sus respectivas conductas en acciones ilegales tipificadas por el artículo 31 de la Ley N° 22.362.

Sostiene que el a quo yerra al admitir la excepción de falta de legitimación activa de Luinne Corporation S.A., puesto q ue del expediente de medidas cautelares surge que Flingday S.A. indicó ser licenciataria de la empresa uruguaya Luinne para la marca en infracción. Explica que dicha empresa es solidariamente responsable por la infracción ya que se acreditó que, en el pasado, las empresas mantuvieron un conflicto por el signo en cuestión, y luego Luinne licenció su uso a Flingday. Por consiguiente, considera que dicha empresa es sustancial en la relación pues es quien diseñó la marca en infracción y solicitó su registro, licenciando y autorizando en el uso a Flingday S.A.Puntualiza que el magistrado de grado se contradice al considerar que la marca de JOHN FOOS es una imitación fraudulenta de Converse y luego desestimar la acción contra la empresa que solicitó el registro formal de la marca ante el INPI. Por todo ello, entiende que la conducta adoptada por dicha codemandada encuadra dentro del art. 31, inciso D, de la Ley N° 22.362, pues entiende que otorgar una licencia de uso de una marca en flagrante infracción constituye una conducta tipificada por la norma.

Luego, cuestiona el rechazo de la acción contra Stensor S.A. Refiere que existen pruebas de que es el responsable de la fabricación de zapatillas, incluso hasta el día de hoy. Por lo demás, explica que la pericia contable da cuenta de los pagos de Flingday hacia Stensor S.A., lo cual demuestra que la fabricación no fue gratis, sino que obtuvo ingresos, contrariamente a lo sostenido por el juez de grado. Concluye que la empresa también infringió lo dispuesto por el art. 31 de la Ley N° 22.362.

En cuanto al rechazo de la demanda incoada contra Miguel Ángel Fosati, la parte actora sostiene que existen pruebas suficientes que demuestran que es el responsable de las sociedades, creando un grupo económico para evadir responsabilidades. Insiste en que el codemandado Fosati es el presidente de Flingday y el representante de Luinne Corporation.

Enfatiza que el verdadero dueño de la marca John Foos es el mencionado codemandado y que tanto la sociedad uruguaya Luinne como tantas otras que existen en Argentina no son más que una pantalla. Por lo demás, refiere que, igualmente, encontrándonos ante un accionar ilícito de Luinne, el codemandado debe ser condenado en su carácter de representante legal de la sociedad extranjera.

Luego, insiste en que el Sr. Fosati ha lucrado por más de 10 años con la marca detrás de empresas de múltiples nombres para desligarse de su responsabilidad.Remarca que si bien es conocido que uno de los efectos de la personalidad jurídica reconocida a las sociedades es la separación patrimonial de ese sujeto respecto de sus integrantes, es necesario en este caso correr el velo societario de las personas jurídicas involucradas y determinar quién es la persona que se encuentra dentro de este negocio de fabricación y comercialización de productos con el signo en infracción, que es Miguel Ángel Fosati.

Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su cargo.

3.2.- La codemandada Flingday S.A. controvierte que la parte actora cuente con interés legítimo para reclamar daños y perjuicios. Sostiene que si bien no hay discusión en torno a que ID Argentina S.A. es licenciataria de Converse INC, cuestiona la decisión de que la accionante pueda ser titular de la relación jurídica sustancial, ya que no es quien ostenta el derecho marcario que invoca como infringido.

Enfatiza que el licenciatario posee únicamente una autorización a utilizar la marca, pero que el titular retiene los restantes derechos relativos al signo en cuestión; e insiste en que el licenciatario carece de legitimación para entablar una acción por derecho propio, como ocurrió en el caso. Refiere que la relación jurídica que vincula a Converse y a ID Argentina es un contrato de licencia de uso de marca y que no posee potestades para iniciar una demanda como la promovida.

Luego, sostiene que Flingday utilizó durante un breve período el signo en crisis y que posee modificaciones respecto al signo que tiene protegido Converse. Explica que son inconfundibles y que únicamente comparten la figura de una estrella en el centro, pero que en el caso de su marca, se integra con ‘JOHN FOOS’ y las letras JF.Por lo demás, refiere que Converse toleró que se utilice una marca de carácter mixto que también contaba con una estrella.

Por lo demás, se agravia de que el juez de grado haya considerado que los consumidores pueden confundir los productos.

Expone que Converse o All Star son marcas notorias y que John Foos, empresa nacional, posee un inusual prestigio entre los consumidores. Asimismo, expone que el público más exigente es el joven.

A continuación, cuestiona la indemnización fijada por el magistrado de grado. Sostiene que la parte actora no probó el perjuicio alegado y considera que la suma impuesta por el juez es exorbitante. Remarca que no está probado que todas las zapatillas identificadas bajo el n° 184 llevaran la estrella como la que señala la actora, y apoya su postura en las declaraciones testimoniales de la causa, que señalan que dichos productos eran de diferentes modalidades y diseños. Concluye que no existe prueba suficiente de cuántos productos utilizaron la estrella sobre la cual la accionante basa su pretensión.

Expone que la condena estipulada ronda el 30% del total del bruto facturado por Flingday, lo cual implica un porcentaje exuberante.

Cuestiona luego el lapso temporal tomado por el a quo para efectuar el cálculo, que fue el periodo comprendido entre el 2007 y el 2011. Puntualiza que Converse tomó conocimiento de la infracción en el año 2007 y que la demanda fue promovida en el año 2010, razón por la cual su reclamo pecuniario no puede retrotraerse más allá del 9 de junio del 2009. Funda su postura en el art.36 de la Ley N° 22.362, que dispone la prescripción del derecho a reclamar por vía civil en el plazo de 1 año desde que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

IV.- A los fines de resolver la cuestión planteada, es oportuno comenzar por señalar que el Tribunal sólo se ocupará de los aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias para resolverlas, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos: 262:222; 278:271; 291:309; 308:584 y 331:2077).

V.- En primer término me adentraré en el análisis del agravio de la demandada relacionado con la excepción de falta de legitimación activa planteada. En tal sentido, se adelanta que no le asiste razón al apelante.

Surge de las constancias de la causa que ID Argentina promovió la acción por derecho propio reclamando el cese de uso de las marcas referidas y los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del actuar de las demandadas (v. escrito de inicio de fs. 193/219). Invocó ser licenciataria de las marcas de Converse INC -actual All Star CV-, circunstancia que no fue negada en la causa.

Luego, la parte actora aportó documentación de la cual se vislumbra que Converse INC le otorgó un poder a la firma ID Argentina S.A.para ‘.para actuar contra individuos o compañías que hayan realizado una violación de las marcas comerciales Converse enumeradas en el Apéndice B del Contrato, adjuntas al presente como Apéndice B, dentro del Territorio actuando tanto en los tribunales civiles como penales’. Además, dispuso que ‘. para tales fines, Converse por el presente otorga a ID Argentina un poder propio y suficiente para actuar, en nombre de ID Argentina y bajo su propia responsabilidad y costas, de acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, permitiendo que ID Argentina presente demandas, juicios y daños ante los tribunales civiles y penales dentro del Territorio’ (v. copias aportadas a fs. 239/250). La documentación no fue desconocida por las demandadas y además cuenta con la debida traducción pública y legalización. Ese aspecto sella la suerte del recurso.

VI.- Resuelto lo anterior, siguiendo el esquema trazado por el magistrado de grado en su sentencia, se analizará en primer término el fondo del asunto y luego, de corresponder, la responsabilidad de cada una de las codemandadas.

La cuestión esencial a dilucidar en autos se ciñe en determinar si, con la aplicación del signo empleado a los modelos de zapatillas ‘John Foos’, se infringieron los derechos de exclusividad de la demandante, relativas a las marcas de Converse INC. esgrimidas en la demanda, por ser imitativos o confundibles.

En primer término, cabe recordar que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro (art. 4 de la Ley N° 22.362) y, en tal sentido, se ha decidido que la firma actora posee legitimación para promover la presente acción (cfr. Considerando V). Dichos registros otorgan a su titular el derecho de reclamar por vía civil, entre otras cosas, la cesación del uso de la marca o de la designación en infracción (arts.33 y 35 de la ley citada). Así pues, cuando referimos al interrogante en cuanto a la extensión que debe dársele a aquella exclusividad, la respuesta debe ser amplia si verdaderamente se pretende defender la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica que pueda causar confusión en el público consumidor y en poder impedir usos de marcas que puedan dañar el derecho que emerge de un registro (conf. OTAMENDI, Jorge ‘Derecho de Marcas’, Novena edición actualizada y ampliada, pág. 289; esta Sala, causa n° 5423/2010 ‘Adidas AG c/ Juan Carlos Chillemi SRL’ del 26.9.18).

Adelanto que, al observar y comprar los modelos de calzados que comercializan los contendientes, arribo a idéntica conclusión que el juez de primera instancia. Por las razones que paso a desarrollar, juzgo que los diseños en pugna no son ‘claramente distinguibles’, como exige la jurisprudencia en consonancia con los fines esenciales de la Ley de Marcas (C.S.J.N. Fallos: 279:150, entre otr os).

En concreto, encontrándome en presencia de los modelos obtenidos como consecuencia del secuestro ordenado en la medida cautelar n° 8020/2009 (v. cajas reservadas en la causa referida, que tengo a la vista), la sensación de semejanza que existe entre ellos impacta visualmente.

El diseño cuyo cese de uso persigue la actora consiste en un círculo en cuyo interior se lee ‘JOHN FOOS’ en la parte superior en letra imprenta mayúscula, grafía que sigue la forma redonda en el cual se halla inserta, cuenta con una estrella en el centro y detrás de ella se pueden visualizar dos letras: ‘JF’. Por lo demás, el diseño que Converse tiene registrado consta también de un círculo, en su parte superior se lee ‘CONVERSE’ y en la parte inferior ‘ALL STAR’, ambas en forma redondeada y siguiendo la forma del círculo que las contiene.En el centro hay una estrella color oscuro y a los costados puede leerse ‘Chuck’ y ‘Taylor’ en letra cursiva.

Desde ese punto de vista, no caben dudas de que el impacto visual del diseño de John Foos se presta a confusiones la marca registrada de la contraria. En el escenario descripto, opino que las semejanzas pesan más que las diferencias.

Pese a los esfuerzos realizados por Flingday S.A. en su expresión de agravios para intentar desvirtuar lo decidido por el magistrado de grado, soy de la opinión de que los signos en pugna son claramente confundibles. La aptitud distintiva que la empresa demandada pretende darle a su signo a través de las palabras ‘JOHN FOOS’ y las letras ‘JF’ detrás de la estrella no son suficientes para considerarlas inconfundibles puesto que, como se dijo, las semejanzas -la forma circular, la estrella en el centro, las palabras en la parte superior que siguen la forma redonda- pesan más que las diferencias.

Por lo demás, si se estimara que la situación planteada se presta a reflexiva duda, ella debe ser zanjada en favor de las marcas y los diseños registrados, que constituyen derechos legalmente adquiridos y protegidos por la ley (cfr. esta Sala, causa n° 14.414/03 ‘Puma AG Rudolf Dassler Sport’ del 27.3.09 y muchas otras; causa n° 5423/2010 ‘Adidas AG c/ Juan Carlos Chillemi SRL’ del 26.9.18 citada).

Juzgo así que el magistrado de grado ha dado una respuesta acertada al conflicto bajo análisis. No cabe más que concluir que medió infracción a los derechos marcarios de la parte actora (art. 4º de la Ley de Marcas), en tanto se han puesto en el mercado productos con un signo confundible con el registrado.

VII.- Verificada la infracción marcaria, cabe analizar la responsabilidad de cada una de las demandadas. En tal sentido, adelanto mi opinión que, de ser compartida por mis colegas de Sala, llevará a la confirmación de la condena resuelta respecto a Flingday S.A y el rechazo de demanda decidido contra el Sr.Miguel Ángel Fosati; y a revocar la decisión que admitió la excepción de falta de legitimación pasiva de Luinne Corporation S.A. y desestimó la demanda incoada contra Stensor S.A.

Para ello cabe decir que la legitimación pasiva está dada por toda persona que usa o se aprovecha de la marca de un tercero o un signo susceptible de provocar un riesgo de confusión directa o indirecta con la marca perteneciente a un tercero. En los ilícitos civiles, la infracción se materializa con la conducta objetiva de invadir la esfera de exclusividad del titular de un signo distintivo (cfr. MITELMAN, Carlos Octavio, ‘Marcas y otros signos distintivos’ 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2015, págs. 58/59).

7.1.- Desde tal perspectiva, los argumentos expuestos por Flingday S.A. para desligarse de la responsabilidad atribuida por el magistrado de grado no son atendibles. Considero que el deber de responder que le cabe a la empresa es innegable.

Como bien señaló el magistrado de grado, la propia codemandada reconoció haber utilizado el signo en infracción (cfr. contestación de demanda, fs. 320) y, además, el informe pericial contable arroja luz en tal sentido. El experto señaló que la empresa vendió 849.233 pares de zapatillas identificadas como artículo n° 184, coincidentes con los modelos secuestrados (v. cajas reservadas en el expediente de medidas cautelares n° 8020/2009). Tales aspectos sellan la suerte de la decisión.

7.2.- Por lo demás, a diferencia de lo sostenido por el magistrado de primera instancia, considero Luinne Corporation S.A. sí debe responder.

No hay dudas de que la empresa uruguaya es la titular de los registros de las marcas ‘JOHN FOOS’ y que celebró un contrato de licencia exclusiva con Flingday S.A. para el diseño, fabricación, comercialización, distribución de calzado informal dentro del territorio de la República Argentina (cfr. documentación de fs.1486/1490). Además, es dirimente la circunstancia de que fue dicha empresa quien solicitó, en su momento, el registro del signo reputado como en infracción.

Ello surge del propio reconocimiento de la parte. Al contestar los agravios de la actora, la referida empresa admitió expresamente haber solicitado el registro de la marca JOHN FOOS con el diseño de estrella y señaló que la falta de interés en sostenerlo en el tiempo motivó su decisión de no proseguir las actuaciones, puesto que implicaba iniciar un juicio por cese de oposición (cfr. expresión de agravios, subpunto 15, acápite IV de la presentación). A su vez, se corrobora por el informe remitido por el INPI (cfr. fs. 1188 /1343) de donde surge que las solicitudes de registro están ‘abandonadas’.

A mi juicio, las circunstancias expuestas son suficientes para revocar la decisión de grado y admitir la demanda promovida contra Luinne Corporation S.A. El hecho de que la codemandada hubiera intentado registrar el signo que Flingday S.A. comercializó en infracción es suficiente para decidir de ese modo, puesto que esa actividad puede reputarse como un uso o aprovechamiento de un signo susceptible de provocar un riesgo de confusión respecto a la marca perteneciente a un tercero.

A la vez, no pasa inadvertido que la empresa demandada también se benefició de las ventas del producto con el signo en infracción llevadas adelante por la licenciataria, puesto que del contrato de licencia surgen los términos de las regalías a pagar, que equivalen al 2% de las ventas efectuadas por cada par de calzado con la marca ‘John Foos’ dentro del año correspondiente (cfr. cláusula CUARTA, fs. 1486/1490 e informe pericial de fs. 1384 /1390).

7.3.- A idéntica solución se arribará respecto de Stensor S.A., puesto que no caben dudas de que dicha empresa es quien fabrica el producto que contiene la marca en infracción.Este extremo fue específicamente reconocido por ambas empresas.

Por lo demás, el allanamiento ordenado en la medida cautelar n° 8020/2009 ocurrió en su domicilio -Avenida Intendente Neyer N° 740, Beccar, San Isidro- donde se hallaron las zapatillas conteniendo el signo en infracción identificado con el n° 184 y se procedió a su secuestro (cfr. acta de fs. 119/120 del expediente n° 2040/2009 y reconocimiento formulado al contestar demanda, cfr. fs. 260/265).

Tales aspectos, sumado al hecho de que la empresa Stensor se benefició del signo en infracción puesto que del informe pericial contable surge que recibió pagos de parte de Flingday por la elaboración de los productos (cfr. respuesta xviii) del informe, v. fs. 1386/1387), son suficientes para responsabilizar a la empresa codemandada y revocar la sentencia de grado en este punto.

7.4.- Por último, resta analizar la situación del Sr.Miguel Ángel Fosati. Cabe señalar que la actora le atribuye responsabilidad pues considera que es el ‘dueño oculto’ de todas las empresas demandadas y que ellas son empleadas como una ‘cáscara’ para evitar responder patrimonialmente por sus deudas, constituyendo una acción ilegal. Entiende que en el caso corresponde correr el velo societario de las personas jurídicas involucradas y penetrar en la realidad del verdadero sujeto que maneja este negocio (cfr. expresión de agravios del 27.11.2023).

En tal sentido, es sabido que la personalidad jurídica es una herramienta que la ley concede a las personas humanas para el logro de determinados fines. Sin embargo, la ley puede modificar las reglas de imputación de los actos por diversas causas. Así, puede alterar la atribución de efectos e imputar las conductas que habitualmente se hacen al ente a otras personas humanas o jurídicas recurriendo a la desestimación de la personalidad jurídica. A través de este instituto se intenta conciliar conjuntos normativos que pueden entrar en conflicto; por un lado, reglas que reconocen y dan efecto a la personalidad jurídica y, por el otro, normas que son violadas debido al reconocimiento de esa personalidad.De no ser posible su armonización, la ley fija las pautas que predominan en cada caso (SANCHEZ HERRERO, Andrés, ‘Tratado de derecho Civil y Comercial’, T. I y IX, Ed. La Ley, Bs.As., 2017, p. 542 y ss y p. 202 y ss; citado en CNCom., Sala F, causa ‘Atienza Alejandro Andres c/ New Heads SA y otros s/ ordinario ‘ n° 9721/2020, pronunciamiento del 15.3.24).

En ese escenario, la declaración de la inoponibilidad de la personalidad jurídica pretende evitar los efectos dañosos que se producirían en caso de reconocerse la independencia de la persona jurídica frente a sus miembros cuando fue utilizada en contraposición a la finalidad para la cual la ley la creó o reconoció (cfr. CNCom, Sala F, causa n° 9721/2020 citada).

El artículo 54 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 prevé tres supuestos de inoponibilidad: el primero consiste en la actuación de la sociedad con fines ilícitos ajenos a su finalidad; el segundo, cuando el uso de la persona jurídica es utilizada como un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe; y, en tercer lugar, cuando la actuación del ente frustra los derechos de terceros.

Su texto es amplio y permite abarcar todo uso indebido de la personalidad jurídica. Decidida ésta, se imputa la actuación del ente a los sujetos que la h icieron posible y, asimismo, se los hace responsables ilimitada y solidariamente por los perjuicios causados.

Sin embargo, no anula la persona jurídica ni el acto; así, éste es válido pero no produce los efectos típicos frente a determinados terceros protegidos por la ley (cfr. CNCom, Sala F, causa n° causa n° 9721/2020 citada).

Por último, debe señalarse que el análisis de su existencia es de interpretación restrictiva y su aplicación excepcional (HEREDIA, Pablo, ‘Código Civil y Comercial. Comentado y Anotado’, T. II, Ed. La Ley, Bs. As., 2022, p. 36; Verón, Alberto, ‘Ley general de Sociedades’, T. I, Ed. La Ley, Bs.As, 2015, p. 1089 y ss; citado en la causa cfr. CNCom, Sala F, causa n° causa n° 9721 /2020 ya referida).

Sentado ello, comparto la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia. No es suficiente argumentar diferentes circunstancias con el objetivo de fundar la procedencia de la inoponilibidad de la persona jurídica sin proveer pruebas idóneas que lo sustenten. Considero que las razones expuestas por la apelante no poseen virtualidad para ser encuadradas en alguno de los supuestos que prevé la norma para que proceda la petición. Ello, sumado a la interpretación restrictiva del instituto, me convencen de que la decisión del magistrado de grado debe confirmarse. En otras palabras, la accionante no logró probar en debida forma sus dichos, deber que le incumbía de acuerdo con lo normado por el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En conclusión, en línea con lo decidido por el a quo, las pruebas recabadas en la causa son insuficientes para tener por probado, de manera fehaciente, que el Sr. Fosati hubiera creado las sociedades demandadas con el fin de evitar responder por sus deudas o para fines fraudulentos o ilícitos.

Por lo demás, no es posible pasar por alto que, según surge de la expresión de agravios, la sociedad actora considera que ‘ Si bien en los papeles quien comercializa los productos en infracción es FLINGDAY S.A., la persona que opera detrás de ella también debe responder por el accionar ilícito que ha llevado adelante. El Sr. Fosati utiliza la figura de la persona jurídica para evitar la responsabilidad que les cabe por sus actividades ilícitas, es decir como un instrumento para violar la ley’ (el resaltado no se encuentra en el original, v. memorial del 27.11.2023 ‘tercer agravio’). Ese argumento tampoco modifica la decisión a la que se arriba.

Admitir la tesis propuesta por la firma accionante implicaría entender que lo que se decide en esta sede constituye un delito penal.Como señalé al inicio del Considerando, debe distinguirse el ilícito civil del delito doloso contemplado en el art. 31 de la Ley N° 22.362: el primer caso se materializa con la invasión de la esfera de exclusividad de titular del registro, el segundo es un acto para cuya sanción se precisa la actuación dolosa del infractor (cfr.MITELMAN, Carlos Octavio, ‘Marcas y otros signos distintivos’ 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2015, págs. 58/59). En el caso bajo análisis, no surge que se haya promovido causa penal alguna. Por ello, en sede civil, únicamente se ha probado una invasión en la esfera de exclusividad de los derechos marcarios licenciados por la actora, sin que exista acreditación alguna de un delito, que en todo caso debería investigarse y discutirse en la sede criminal correspondiente.

VIII.- Es momento de ingresar en el análisis de la queja relativa al monto otorgado en concepto de daños y perjuicios.

Comenzaré por señalar que en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, como regla, la mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio. Se requiere para ello que como consecuencia del ilícito haya sido causado un daño, pues éste -como se sabe- es presupuesto de la responsabilidad (art. 1067 del Código Civil vigente al momento de los hechos). También como principio, en este caso procesal, la carga de la demostración del perjuicio corresponde a quien lo alega (arg. art. 377 del CPCCN).

Sin embargo, a fin de enervar los efectos socialmente dañosos de las transgresiones marcarias, en especial cuando es perceptible la intención de beneficiarse con la confusión, tanto doctrina como la jurisprudencia de esta Cámara (confr. esta Sala causas 5221 del 9.10.87 y 25.123/94 del 28.12.95; Sala I, causa 640 del 8.10.71; Sala III, causa 4465 del 6.3.87; OTAMENDI, Jorge, ‘Derecho de Marcas’, op. cit., pág. 394; O.ETCHEVERRY, ‘La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas’, en ‘Derechos Intelectuales’, edit. Astrea, t.3 ps. 13/20) han puesto de relieve la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella. Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba (cfr. esta Sala, causa n° 5423/2010 ‘Adidas AG c/ Juan Carlos Chillemi SRL’ del 26.9.18 citada).

Ahora bien, aunque se parta de una presunción de daño, por la dificultad de demostración que se da en este campo del derecho la falta de aporte de elementos, al menos que sirvan como indicios del menoscabo patrimonial, debería conducir a proceder con parquedad a la hora de determinar la indemnización. Por lo general, la jurisprudencia del Tribunal se ha orientado en el sentido de que las utilidades del infractor pueden llegar a proporcionan una base indiciaria de los daños propios del afectado (confr. esta Sala, causa 9283/93 del 25.11.97). Ello es así, porque el daño que se trata de enjugar es el derivado de la infracción marcaria, del uso indebido de la marca ajena; siendo ese uso uno de los factores de los que inciden en la comercialización del producto (conf. esta Sala ‘El Trust Joyero Relojero S.A.’ causa N° 4671/06 del 02.10.11, entre otras; citada en la causa n° 5423/2010 referida).

De este modo, los argumentos expuestos por la demandada no me convencen de reducir la suma fijada por el a quo.

Flingday S.A.critica el monto establecido por el juez de grado y señala que no todas las zapatillas identificadas con el n° 184 llevaban el signo en infracción. Sin embargo, no desplegó actividad probatoria suficiente para avalar en debida forma sus dichos, pese a que tal deber se encontraba a su cargo (cfr. art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Contrariamente, pretende fundar su postura en las declaraciones testimoniales de empleados de la misma firma, de las cuales surge que dentro de la misma línea de zapatillas, había diferentes logos y estilos y que ‘alguna vez’ se habría utilizado el signo en infracción (cfr. declaración testimonial de fs. 1496/1498 y 1499/1501).

Sin embargo, a mi juicio, esa prueba es insuficiente a los fines pretendidos por Flingday: no sólo los testimonios emanan de empleados de la propia firma, sino que, además, ese temperamento se ve desvirtuado por el acta de secuestro del expediente de medidas cautelares. Ese instrumento da cuenta, de manera clara, la cantidad de zapatillas con el signo en infracción e incluso la existencia de un automóvil ploteado con el mismo diseño. Todo ello impide verificar la tesis sostenida por la recurrente (cfr. fs. 119/120 del expediente n° 2040/2009) y habilita al Tribunal a creer que existió una profusa utilización del signo en infracción.

Más allá de lo expuesto por la recurrente y pese a la inexistencia de prueba respecto que absolutamente todas las zapatillas n° 184 comercializadas contenían el signo en infracción, considero que las declaraciones testimoniales, por sí solas, no son suficientes para revocar la decisión de grado. Máxime existiendo indicios en la causa que demuestran la cantidad de zapatillas halladas que sí contaban con la marca objeto del juicio.

Asimismo, las argumentaciones propuestas por Flingday en torno al periodo temporal por el cual debe extenderse el reclamo pecuniario y la alegada prescripción del art.36 de la Ley N° 22.362 tampoco modifican la solución del caso, por ser cuestiones no sometidas a decisión del juez de grado (cfr. art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial).

IX.- En atención a la forma en que se decide y el resultado del juicio, las costas de la relación procesal de la parte actora con Stensor S.A. y Luinne Corporation S.A. se imponen a las demandadas, en su calidad de vencidas (cfr. art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial).

X.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: i) desestimar el recurso de apelación interpuesto por Flingday S.A. y confirmar la sentencia de grado en lo que fue materia de agravios; ii) admitir en forma parcial el recurso planteado por ID Argentina S.A.

En consecuencia, se revoca la sentencia apelada y se admite la acción promovida contra Luinne Corporation S.A. y Stensor S.A. (cfr.Considerando 6, puntos 2 y 3); y se confirma el rechazo deducido contra el Sr. Miguel Ángel Fosati.

Las costas de Alzada del recurso planteado por Flingday S.A. se imponen a la demandada vencida (cfr. art. 68 Código Procesal Civil y Comercial).

Las costas vinculadas al recurso interpuesto por la parte actora se distribuyen en un 90% a las demandadas vencidas y en un 10% a la recurrente, en atención la forma en que se decide (cfr. art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial.

Así voto.

La doctora Florencia Nallar, por razones análogas a las expuestas por el doctor Gottardi, adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: i) desestimar el recurso de apelación interpuesto por Flingday S.A. y confirmar la sentencia de grado en lo que fue materia de agravios; ii) admitir en forma parcial el recurso planteado por ID Argentina S.A. En consecuencia, se revoca la sentencia ape lada y se admite la acción promovida contra Luinne Corporation S.A. y Stensor S.A. (cfr. Considerando 6, puntos 2 y 3), confirmándose el rechazo deducido contra el Sr. Miguel Ángel Fosati.

Las costas de Alzada del recurso planteado por Flingday S.A. se imponen a la demandada vencida (cfr. art. 68 Código Procesal Civil y Comercial).

Las costas vinculadas al recurso interpuesto por la parte actora se distribuyen en un 90% a las demandadas vencidas y en un 10% a la recurrente, en atención la forma en que se decide y al éxito obtenido por cada una de los litigantes (cfr. art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial.

Pasen los autos a regular honorarios.

El señor juez de cámara Alfredo Silverio Gusman no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.