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#Fallos ¿Jugamos al TEG?: Procedencia de una demanda de daños por el uso indebido de una marca

Partes: New Yetem c/ Dubimax y otros s/ cese de uso de marcas – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 17-mar-2022

Cita: MJ-JU-M-136749-AR | MJJ136749 | MJJ136749

Procedencia de una demanda de daños por el uso indebido de una marca.

Sumario:

1.-Como regla, la mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón suficiente para justificar un reclamo resarcitorio, dado que se requiere para ello que, como consecuencia del ilícito, haya sido causado un daño, pues éste es presupuesto de la responsabilidad.

2.-Corresponde rechazar la indemnización del daño moral, en tanto la peticionaria es una persona de existencia ideal respecto de quien es impensable que pueda experimentar una lesión en sus sentimientos que sirva de base a dicha indemnización.

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3.-Las circunstancias de la causa, conducen a observar una actitud de prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio.

4.-Quien se allana, en definitiva, se somete a la pretensión solicitada por el actor en la demanda, por ello, en principio, las costas deberían ser soportadas por quien ha capitulado ante la pretensión de su adversario, por aplicación del principio objetivo de la derrota, consagrado en el art. 68 del código de rito.

5.-Para que proceda la exención de costas en el supuesto de allanamiento, éste debe ser realizado por quien no dio lugar a la reclamación, debiendo ser, también, real, incondicional, oportuno, total y efectivo.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «NEW YETEM c/ DUBIMAX Y OTROS s/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS» y de acuerdo al orden de sorteo el señor juez Ricardo Gustavo Recondo dijo:

I- La actora, compañía argentina dedicada exclusivamente a la creación, producción y distribución de juegos de mesa entre los cuales se destaca el T.E.G. y titular de números registros marcarios, advirtió que la firma Dubimax y Jorge Omar Dubini y Mario Carelli comercializaban juegos de mesa con la denominación «TAC-JUEGO DE ESTRATEGIA DE GUERRA». Considerando que esa utilización infringía sus intereses legítimos promovieron este juicio reclamando se los condenara a cesar en el uso de la marca y a resarcir los daños y perjuicios ocasionados (fs.1/4 y ampliaciones de fs. 15/16, 19/28 y 45/46).

Corrido el traslado de ley, Dubimax y Mario Carelli no comparecieron pese a estar debidamente notificados durante ninguna de las etapas del proceso. En cambio el señor Jorge Omar Dubini se allanó a la acción de cese de uso y requirió que las costas fuesen impuestas en el orden causado, petición ésta que provocó la explícita resistencia de la actora (fs.71/72 vta.). En cuanto a los daños y perjuicios opuso excepción de defecto legal (la cual fue desestimada a fojas 73/74) y, en subsidio, contestó la demanda solicitando su rechazo.Criticó la falta de una estimación en los rubros indemnizatorios peticionados como así también, en lo que atañe específicamente al daño moral, rebate la idea de que las personas de existencia ideal puedan sufrir menoscabos o lesiones que agravien intereses de índole extrapatrimonial (fs.63/67).

II- La señora Jueza de Primera Instancia hizo lugar a la demanda instaurada por NEW YETEM SA y, en consecuencia, dispuso que el codemandado Jorge Omar Dubini debía cesar en el uso de la marca «TACJUEGO DE ESTRATEGIA DE GUERRA» y le impuso una indemnización que fijó en la suma de 60.000 pesos, todo con costas. Seguidamente, rechazó la demanda instaurada por la actora frente a los demandados Dubimax y Mario Carelli, con costas a cargo de la actora vencida (art. 68 del CPCCN).

Para así decidir, considero pertinente tratar por separado el pretendido cese de uso y los daños y perjuicios derivados de la invocada infracción marcaria.Respecto del primero de los temas hizo lugar al allanamiento formulado por el codemandado Jorge Dubini en lo que respecta al cese de uso del signo «TAC-JUEGO DE ESTRATEGIA DE GUERRA» y del juego identificado con dicho signo y le impuso las costas por no haber sido su allanamiento oportuno en tanto recién cesó en el uso de la marca en cuestión cuando fue notificado de la medida cautelar que le ordenaba compulsivamente abstenerse de dicha conducta (considerando 2.a). En lo que atañe a los restantes codemandados Dubimax y Mario Carelli rechazó la demanda -con costas- pues entendió que no se encontraba acreditado el uso ilegitimo invocado.

Admitió la pretensión de la actora tendiente a ser resarcida por los daños y perjuicios padecidos en virtud de aquel obrar ilegítimo y, en consecuencia, condenó al señor Jorge Dubini al pago de la suma de 60.000 pesos con más intereses desde la fecha de notificación de la medida cautelar decretada en el expediente 8204/2016/CA1 (21.12.16) hasta el efectivo pago, conforme la tasa que el Banco de la Nación Argentina percibe en sus operaciones de descuento a treinta días. Finalmente, rechazó el daño moral.

III- Apelaron la actora y el señor Jorge Dubini a fs.185 y 187, recursos que fueron concedidos libremente a fs. 186 y 187.Elevadas los autos a la Sala, conforme surge del sistema expresaron agravios (ver presentaciones del 22-10-21), los que fueron contestados (ver escritos de 8-11 y del 11-11 del corriente año).

El condenado se agravia del tema de las costas en relación al cese de uso, pues considera fueron inadecuadamente impuestas por la Jueza atento a que no bien tuvo conocimiento de la solicitud procedió al cese inmediato de la comercialización (primer agravio). Considera que toda vez que se rechazó el daño moral resulta improcedente que las costas le sean impuestas en su totalidad cuando se verifica una derrota parcial y mutua (segundo agravio).

Finalmente cuestiona el monto de la condena solicitando sea sustancialmente reducido (tercer agravio).

La parte actora solicita que se declare abstracta la cuestión en torno a DUBIMAX y el Sr. Carelli y se fije las costas en el orden causado (primera cuestión); de la cuantía otorgada en concepto de resarcimiento (segunda cuestión) y de que se haya rechazado el daño moral (tercera cuestión). En este contexto, advierto, desde ya, que el pronunciamiento ha quedado firme en cuanto al fondo del asunto (cese de uso) pues ninguna de las partes cuestionó este punto.

IV- A fin de contestar el primer agravio de la condenada corresponde señalar que quien se allana, en definitiva, se somete a la pretensión solicitada por el actor en la demanda, por ello, en principio, las costas deberían ser soportadas por quien ha capitulado ante la pretensión de su adversario, por aplicación del principio objetivo de la derrota, consagrado en el artículo 68 del código de rito.

De manera tal que, para que proceda la exención de costas en el supuesto de allanamiento, éste debe ser realizado por quien no dio lugar a la reclamación (Art. 70, inc. 1° Código Procesal), debiendo ser, también, real, incondicional, oportuno, total y efectivo.En tales condiciones, ponderando que toda vez que el objeto procesal perseguido sólo fue satisfecho luego de ordenada y notificada la medida cautelar, no resulta adecuada la eximición de costas solicitada por la recurrente. Consecuentemente, no habiendo connotación alguna que justifique prescindir del criterio objetivo de la derrota, corresponde que la parte demandada cargue con las costas en su calidad de vencido (art 68, Código Procesal).

V- La suma en la que la Jueza valuó los daños y perjuicios suscita los agravios de ambas partes, aunque, desde ya, en sentido contrario.

La actora lo considera insuficiente mientras que la condenada aduce que es excesiva.

Comenzaré por señalar que, como regla, la mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón suficiente para justificar un reclamo resarcitorio: se requiere para ello que, como consecuencia del ilícito, haya sido causado un daño, pues éste -como se sabe- es presupuesto de la responsabilidad (art. 1067 del Código Civil). A fin de enervar los efectos socialmente dañosos de las transgresiones marcarias, especialmente cuando es perceptible un uso malicioso, tanto la doctrina como la más moderna jurisprudencia de esta Cámara (conf. esta Sala, causa 4465 del 6-3-87, Sala II, causa 7972/91 del 3-9-96; Sala I, causa 640 del 8-10-71; ETCHEVERRY, «La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas», en Derechos Intelectuales, edit. Astrea, t.3 págs. 13/20; FAERMAN, «La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios», en Derechos Intelectuales, t. 4, págs. 215/222) han puesto de relieve la notoria dificultad -cuando no la imposibilidad- que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella e, inclusive, para acreditar el propio daño.Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en esta materia, diversos autores se han inclinado por concluir que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, ello para que la conducta ilegítima no quede impune por las dificultades que se presentan en el orden de la prueba (conf. doctrina citada). Y la jurisprudencia de la Cámara, desde hace algunos años, se ha flexibilizado aproximándose al criterio de los tratadistas, bien que sin aceptar sus generalizaciones y con la precaución propia de la función judicial de atender caso por caso, según sus notas peculiares y con particular afinación del juicio, concorde con lo que exige la dificultad intrínseca del tema.

Sentado lo que antecede, las circunstancias de la causa, conducen a observar una actitud de prudencia en la fijación del resarcimiento desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio. En efecto, el peritaje contable de la Contadora Sandra Mónica Abero ilustra sobre la contabilidad de las partes (fs. 109/112 y ampliación de fs.130/134): De los libros de la condenada surgen la cantidad de juegos apócrifos vendidos (180 unidades) y el precio en que cada uno fue vendido a los distintos compradores desde el 1-1-14 al 15-2-17 (36.482,40 pesos). Todos estos datos proporcionan solamente una base indiciaria para evaluar los daños propios del afectado. De los libros de la parte actora surge la facturación anual de la empresa y la cantidad de unidades vendidas.Al respecto creo conveniente señalar que la parte actora no acreditó -ni siquiera en forma aproximada- que se hayan visto disminuidas sus ganancias con motivo del uso indebido de ella por la demandada, sino más bien todo lo contrario.

Consecuentemente, valorando todos los elementos a los que acabo de referirme, estimo apropiado elevar la indemnización por el ítem en cuestión, a la suma de 80.000 pesos (art.165 «in fine» del Código Procesal).

VI- Quéjase el actor de que no se haya considerado su pedido de indemnización del daño moral.

No tiene razón, toda vez que la peticionaria es una persona de existencia ideal (ver poder de fs.1/2 de la medida cautelar) respecto de quien es impensable que pueda experimentar una lesión en sus sentimientos que sirva de base a dicha indemnización. Por lo tanto, el comportamiento de la demandada solo se pudo traducir, con relación a la sociedad actora, en consecuencias económicas que, en tanto perjudiciales, constituyeron un daño con repercusión patrimonial -nunca moral- (ver esta Sala causa 9437/00 del 2- 8-05 y sus ci tas).

VII- Corresponde señalar ante todo que la queja referida al carácter abstracto que la actora atribuye a la controversia respecto de DUBIMAX y el Sr. Carelli no es atendible, pues la accionante no modificó la postura que asumió ante sus adversarios en momento alguno del pleito. Por lo demás, cabe señalar que todo pronunciamiento exige imposición de costas, las cuales -incluso- deben fijarse aunque los demandados -quienes al rechazarse la demanda resultaron vencedores- no se hubieran presentado a lo largo del proceso.Con la adopción de tal criterio se habilita únicamente una eventual estimación de los trabajos realizados por los apoderados de la parte actora lo cual se equipara pragmáticamente con las consecuencias que siguen a la utilización de la fórmula «sin costas por no mediar controversia» que pregona el recurrente pues en ambos casos la parte actora solo deberá cargar con los honorarios de sus propios letrados.

VIII- El condenado se agravia respecto de la imposición de los accesorios pues sostiene que la actora resultó vencida en el daño moral, por lo que no corresponde que su parte cargue con todas las costas.

De las constancias de la causa surge que la demanda por cese de uso de marca habrá de prosperar en su totalidad así como la acción por indemnización de los daños y perjuicios que progresa por la suma de 100.000 pesos, mientras que el requerimiento de indemnización del daño moral fue desestimado.

En tales condiciones la situación debe ser subsumida en la norma del art. 71, Código Procesal desde que -aunque en medida distinta- ha existido vencimiento parcial y mutuo, por lo que las costas deben ser distribuidas «prudencialmente» -y no matemáticamente- según el éxito obtenido por cada una de las partes, siendo razonable que la actora y la demandada soporten los accesorios de este juicio principal en un 20% y en un 80%, respectivamente.

Por ello, propongo modificar la sentencia apelada la sentencia apelada en el sentido que surge de los considerandos precedentes. Costas de Alzada en el recurso de la actora: 20% a cargo de ella y el resto al demandado. Recurso del demandado: 90% a cargo de ella y el resto a la actora (Art 71, Código Procesal).

Así voto.

El señor juez Guillermo Alberto Antelo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Julio César García Villalonga Secretaria de Cámara Buenos Aires, 17 de marzo de 2022.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada en el sentido que surge de los considerandos precedentes. Las costas de Alzada derivadas del el recurso de la actora se imponen en un 20% a su cargo y el resto al demandado. En lo que atañe al recurso del demandado: las costas de Alzada se imponen 90% a su cargo y el resto en cabeza de la actora (Art 71, Código Procesal).

Determinados que fueren los montos por los que prospera la demanda en la etapa de liquidación, el Tribunal efectuará las regulaciones de honorarios correspondientes.

El señor juez Fernando A. Uriarte no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo

JULIO C GARCIA VILLALONGA

SECRETARIO DE CAMARA

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