Choco NO: Prospera la oposición al registro de la marca ‘MARINELA CHOCO ROLES’ interpuesto por el titular de la marca ‘CHOC´N ROLL’

Partes: Georgalos Hnos. SAICA c/ Grupo Bimbo SAB de CV s/ caducidad de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 7-oct-2019

Cita: MJ-JU-M-121591-AR | MJJ121591 | MJJ121591

Prospera la oposición al registro de la marca ‘MARINELA CHOCO ROLES’ interpuesto por el titular de la marca ‘CHOC´N ROLL’.

Sumario:

1.-Debe prosperar la oposición al registro de la marca ‘MARINELA CHOCO ROLES’, dado que, de su confrontación con la marca ‘CHOC´N ROLL’, surge que se puede configurar una confusión indirecta de los signos en el público consumidor, ya que aunque no se produjese la venta de iguales productos con dicha denominación, frente a las golosinas existentes podría creerse que poseen un mismo origen, un fabricante determinado o que pertenecen a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó, máxime cuando los canales de venta suelen ser los mismos y en su mayoría son niños los que adquirirán dichos productos, no prestando atención a quien resulta el fabricante.

2.-Corresponde hacer lugar al registro de la marca ‘MARINELA CHOCO ROLES’, dado que, de su confrontación con la marca ‘CHOC´N ROLL’, su percepción gráfica contagia de inmediato una clara sensación de similitud, en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos ‘CHOC’ y ‘ROL’; a lo que se suma que, auditivamente, suenan prácticamente igual.

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3.-Corresponde rechazar la caducidad del registro de la marca ‘CHOCOROLES’, por falta de uso, dado que la accionante no fundamentó los motivos por lo que considera que la marca en pugna puede generar confusión con su registro, máxime, cuando, con anterioridad, se allanó a su registración.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de octubre de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- Al registro de la marca mixta solicitada por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. (en adelante Grupo Bimbo) «MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)», pedida por acta nº 3.345.661 para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclador Internacional, se opuso GEORGALOS HNOS. S.A. (en adelante Georgalos) por considerarla confundible con el registro denominativo de su propiedad «CHOC´N ROLL», perteneciente a la misma clase bajo el registro n° 2.626.990. La peticionaria promovió el presente juicio para que se declare infundada la oposición (ver fs. 14/16 y 31/35 vta. de la causa n° 459/2017).

La accionada resistió la pretensión de su contraria manifestando que los signos en conflicto son claramente confundibles en el plano gráfico y fonético, más aun teniendo en cuenta que el negocio de las partes coincide y tienen como destinatarios el mismo público consumidor. Niega que la partícula «CHOC» sea de uso común en la clase 30 y aduce que, si incluso lo fuera, los agregados realizados a la marca pretendida no son suficientes para diferenciarla del signo oponente (ver fs. 150/164 de la causa n° 459/2017).

Por otro lado, de la causa n° 664/2018 -que ha sido acumulada al proceso n° 459/2017, tal como fue dispuesto a fs. 56/56 vta.- surge que GEORGALOS HNOS S.A.I.C.A. promovió esta acción contra GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. a los efectos de que se declare la caducidad por falta de uso de la marca «CHOCOROLES», registrada en la clase 30 del Nomenclador Internacional bajo el Acta N° 2.401.655. Ello, por considerar que su vigencia y uso eran un argumento fundamental utilizado en la causa conexa para repeler la oposición.Además, afirma que ambas empresas son competidoras, de modo que cuenta con interés legítimo para impedir que un producto de la contraria penetre en el mercado (conf. fs. 7/14).

La accionada se opuso al progreso de la pretensión. En tal sentido, cuestiona el interés legítimo alegado por su contraria por considerar que la titularidad de la marca «CHOCOROLES» no es un argumento esencial para que prospere su reclamo de cese de oposición como tampoco lo es el mero hecho de ser una empresa que compite en el mismo mercado (ver fs. 1210/1245).

II.- La sentencia única dictada en estos procesos acumulados rechazó la procedencia de ambas demandas incoadas, con costas a las respectivas actoras en su calidad de vencidas (conf. art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

En lo que respecta a la causa n° 459/2017, declaró fundada la oposición formulada por Georgalos al registro de la marca mixta «MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)», acta n° 3.345.661 en la clase 30 del nomenclador. Ello, por entender que el conjunto solicitado no reúne los caracteres necesarios para originar una marca «claramente distinguible» en los términos del art. 3 inc. «b» de la Ley N° 22.362.Expuso que no impresiona como conveniente permitir el registro del signo de la actora pues, por el parecido que presentan, la masividad del público al que ambas están dirigidas y la naturaleza de los productos que están destinados a proteger, su coexistencia generaría la confusión que busca evitar la ley marcaria.

En relación al expediente n° 664/2018, falló que no correspondía declarar la caducidad de la marca de titularidad de Grupo Bimbo «CHOCOROLES», por carecer Georgalos de interés legítimo para realizar el planteo que formuló. Ello así, pues, a tenor de cómo se resolvió el proceso de cese de oposición, era claro que el hecho de que Grupo Bimbo sea la titular de esa marca no fue un argumento fundamental para la procedencia de esa acción.

Además, la circunstancia genérica de que ambas empresas sean competidoras en el mismo mercado no implicaba un sustento eficiente para configurar su legitimación, pues la actora no había explicado cuál era el beneficio concreto que obtendría con la declaración de caducidad. Máxime, si se tiene en cuenta que fue el propio accionante quien, en el marco de otro litigo, permitió expresamente (mediante un allanamiento) que se Fecha de firma: 07/10/2019 registrara la marca cuya vigencia viene a cuestionar en estas actuaciones (ver fs. 250/257 de la causa acumulante).

III.- Contra esa decisión se alzaron ambas accionantes. En la causa n° 459/2017 Grupo Bimbo interpuso su recurso a fs. 259, formulando sus agravios de manera oportuna en la pieza obrante a fs. 265/271 vta., los que fueron replicados por la contraria a fs. 273/280 vta. Mientras que en el expediente n° 664/2018, Georgalos dedujo su apelación a fs. 101, expresando agravios a fs. 105/109 vta., los que fueron contestados por la titular de la marca cuya caducidad se solicita a fs. 111/113.

Las quejas traídas por la recurrente Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. a conocimiento y decisión de la Alzada pueden sintetizarse en:a) La Magistrada afirma que su marca puede producir confusión entre los productos sin brindar ninguna explicación de cómo esto podría suceder. Pareciera desconocer que de las constancias de autos surge que los productos son distintos, los envases son de diferente forma y tamaño e ilustran una un bizcochuelo y la otra lentejas de chocolate; b) La a quo aplica erróneamente un criterio severo en el cotejo marcario cuando no hay evidencia de una colisión actual ni futura de productos semejantes. Máxime si se tiene en cuenta que su parte ofreció restringir su marca a un solo producto -bizcochuelo- sin que sea aceptado por Georgalos; c) La sentenciante efectuó un cotejo incompleto y arbitrario pues no debió eliminar la palabra «MARINELA» en la comparación. Si bien es más pequeña que «CHOCO ROLES», es parte del signo y se puede leer en el envoltorio que constituye la marca; d) No resulta acertada la alegada similitud auditiva pues, aun sin contemplar la palabra MARINELA, igualmente suena bien distinto y no generan confusión los términos «Chocorróles» y «Chocanról»; e) Tampoco es correcto considerar confundibles gráficamente las marcas enfrentadas o decir que el 70% de la marca de la actora está contenida dentro del signo oponente, cuando su inicio «CHOC» se trata de una raíz de uso común, que otorga un signo débil e impide que pueda oponerse a que terceros la puedan emplear en sus registros marcarios; f) La Sra. Jueza tampoco tiene en cuenta el hecho de que su parte ya es titular de la marca «CHOCOROLES» en forma denominativa en la misma clase 30, a la cual se allanó la demandada, coexistiendo pacíficamente con la marca «CHOC´N ROLL» y g) Por último, existe una omisión grave en el cotejo al no efectuar la Sra. Jueza ninguna valoración de los elementos gráficos e ideológicos.Por ende, deja de lado la decisiva relevancia que posee este aspecto pues la marca de la contraria, a diferencia de la suya, evoca inequívocamente al «Rock´n Roll».

En la causa n° 664/2018, los agravios esbozados por Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. se sustentan en que: a) Resulta erróneo que la Magistrada considere que se planteó la caducidad de la marca «CHOCOROLES» por la caducidad misma, cuando obedeció a la necesidad de contrarrestar uno de los argumentos de inconfundibilidad expresamente esgrimidos por Grupo Bimbo en la causa conexa de cese de oposición; b) La Sra. Jueza arbitrariamente evalúa la legitimación de su parte «con el diario del lunes». Por el contrario, debió analizar si estaba legitimada al momento de iniciar la demanda y no con el resultado de la sentencia que benefició a Georgalos, pues en ese entonces resultaba imposible prever que dicho argumento no iba a obstaculizar su oposición; c) Resulta desacertado que la a quo considere inválido o insuficiente para acreditar su interés legítimo que sean empresas competidoras en el mercado y, por ende, que exija la acreditación de un perjuicio. Soslaya que la caducidad opera en tanto quede acreditado que la marca no fue objeto de concreta comercialización o explotación real durante el lapso que establece el art. 26 de la Ley de Marcas, tal como sucede en autos; d) Tampoco debió la sentenciante dar trascendencia a que su parte retiró la oposición al registro de la marca «CHOCOROLES» porque el hecho de que en ese momento no haya tenido recursos financieros para afrontar un juicio, no la puede privar de pedir su caducidad cuando resulta similar a la del expediente conexo que se entendió confundible con la suya y f) Finalmente, cuestiona el modo de imposición de las costas.Plantea que dado que el inicio de la demanda se debió pura y exclusivamente a responsabilidad de la demandada, debieran ser soportadas, en todo caso, en el orden causado.

IV.- Así planteados los términos, las cuestiones a resolver se ciñen en determinar si la marca mixta solicitada por Grupo Bimbo «MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)» es distinguible del signo denominativo de propiedad de Georgalos «CHOC´N ROLL» en los términos de la Ley N° 22.362 o si, tal como sostuvo la a quo, debe prosperar la oposición a su registro. A su vez, si debió o no progresar la acción de caducidad planteada por Georgalos contra la marca «CHOCOROLES» de titularidad de Grupo Bimbo, con sustento en que su vigencia era un fundamento esencial para apoyar la tesis de inconfundibilidad de las marcas en pugna o bien, para evitar su posterior uso al competir con la empresa accionante en el mismo mercado.

A los fines de proporcionar una mejor claridad expositiva procederé a analizar los rezongos planteados en cada litigio de forma separada.

V.- Expediente n° 459/2017 «Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. c/ Georgalos Hnos. S.A. s/ cese de oposición al registro de marca» 5.1. Cabe recordar que el principio general en la materia marcaria es que todo signo puede registrarse siempre y cuando pueda coexistir pacíficamente con las restantes marcas registradas, es decir, sin ser susceptible de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta. Esta cue stión, en definitiva, debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser «claramente distintas» (art. 3°, inc. «b», Ley N° 22.362), tanto en una aprehensión prerreflexiva como en el análisis detallado posterior. Para ello, el Juez habrá de ubicarse en el ángulo del consumidor medio, para comprobar si la percepción de una marca suscita el recuerdo de la otra y por ende entraña el riesgo propio de una «similitud confusionista» (conf.esta Sala, causa n° 225/2015 «Bago Group SA c/ Finadiet SACIF s/ cese de oposición al registro de marca» del 13.7.18).

A modo preliminar, debo puntualizar que conforme con una antigua directiva del Máximo Tribunal, esta clase de contiendas no debe ser resuelta sobre bases meramente teóricas o abstractas, sino atendiendo con realismo a los verdaderos intereses comerciales y productivos en juego (C.S.J.N. Fallos: 237:299). Se trata, en suma, de la valoración de las llamadas «circunstancias adjetivas de la causa». Es necesario estudiar detenidamente los hechos propios que le confieren al conflicto su singular ambientación. También debe tenerse presente que debe ser preferida la solución que mejor armonice con los fines esenciales de la Ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas comerciales (Corte Suprema, Fallos: 272:290; 279:150, entre otros). Por ende, lo que verdaderamente importa a los fines de resolver este litigio es la ponderación perspicaz del conjunto de circunstancias que lo ambientan (conf., esta Sala, entre muchas otras, causa «Panamericana de Plásticos S.A. c/ Alpargatas S.A.», del 26.7.85).

5.2. Emprendiendo con los disensos planteados por la recurrente, debo decir, en primer lugar, que no observo que la Magistrada haya aplicado un criterio demasiado severo en el cotejo marcario ni que no haya evidencia de una colisión actual ni futura de productos semejantes dado que Bimbo tuvo la voluntad de limitar su registro solamente a un producto (sic. ver memorial a fs. 267 vta., segundo y tercer párrafo).

Por el contrario, concuerdo con la a quo en lo referente a que resulta apropiado practicar el cotejo de los signos de autos con un criterio dotado de cierta severidad teniendo en cuenta que ambos pertenecen a la clase 30 del nomenclador internacional y que, a diferencia de lo que sostiene la quejosa, más allá de su ofrecimiento informal, de la solicitud marcaria plasmada en sede administrativa no surge que haya limitado su registro a un producto en particular (ver fs.3/5). Extremo que también encuentra justificación por tratarse de productos alimentarios de consumo masivo, de precios no prohibitivos y, por ser ambas marcas de golosinas, estar destinadas al mismo público consumidor, cuyos eventuales adquirentes son, en una proporción importante, personas de corta edad (conf. esta Sala, causa n° 9.614/02 «Guindi Mauricio Carlos c/ Sav S.A. s/ cese de oposición al registro de marca» del 24/07/08).

5.3. Sentado ello, la circunstancia alegada de que actualmente los dulces en pugna sean uno un «bizcochuelo» y el otro «lentejas de chocolates» y, por ende, los envases tengan distinta forma y tamaño (ver expresión de agravios a fs. 266 vta., anteúltimo párrafo) no obsta a que, con la amplitud que fue requerida la solicitud, posteriormente no pueda generarse una coexistencia al quedar con su registro habilitada a comercializar el mismo producto.

Además, no puedo pasar por alto la posibilidad de configurarse la igualmente indeseable «confusión indirecta» de los signos en el público consumidor. Es que incluso, aunque no se produjese la venta de iguales productos con dicha denominación, frente a las golosinas existentes podría creerse que poseen un mismo origen, un fabricante determinado o que pertenecen a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó (conf. OTAMENDI, Jorge, «Derecho de Marca», 9° ed. C.A.B.A, Abeledo Perrot, 2017, pág.171). Máxime, cuando los canales de venta suelen ser los mismos (generalmente kioskos o dentro de un mismo sector de la góndola del supermercado) y, tal como referí, en su mayoría son niños los que adquirirán dichos productos, no prestando atención a quien resulta el fabricante.

5.4.- Aclarado lo expuesto, de conformidad con las circunstancias adjetivas de la causa, que computan la totalidad del entorno en que tiene vivencia el conflicto marcario, adelanto que tengo para mí que la sentencia de grado debe confirmarse pues, practicado el cotejo de los términos en disputa no llego a una conclusión diversa a la adoptada por mi colega de la primera instancia.

Comenzando con el plano gráfico, advierto que si bien es real que la marca peticionada comienza con la palabra «MARINELA», su eliminación del cotejo no resulta arbitraria (ver memorial a fs. 268 vta., último párrafo). Al estar frente a la inscripción de una marca mixta, la comparación de los signos no puede efectuarse en abstracto, sino analizando el rol que ocupa cada término y siempre desde el ángulo de la percepción por el público consumidor (conf. esta Sala, causa n° 11.984/08 «Puliafito Javier Fernando c/ Esteban Fabra Fons SAIC s/cese de oposición al registro de marca» del 29.11.12).

En el caso, es evidente que el lugar minúsculo que ocupa dicha palabra en la configuración de la marca mixta (ver el recorte que fue acompañado por la propia solicitante, de la publicación en el Boletín de Marcas del 12.11.14 a fs. 14 vta.) impide que pueda dársele trascendencia como elemento diferenciador. Al ser inserta en la esquina superior izquierda y con un tamaño desproporcionadamente menor en comparación con las palabras «CHOCO ROLES», pasa totalmente desapercibida y resulta cuasi imperceptible al ojo del consumidor al que está destinado el producto.En más, me atrevo a decir, que me genera amplias dudas que, como fue intencionalmente colocado el término en el envase, alguien pida al kioskero ¿me das una «Marinela Choco Roles»? Daría la sensación de referirse, en todo caso, a la empresa productora de la golosina en vez de conformar la denominación de la marca.

Por lo tanto, resulta acertado circunscribir la comparación entre las voces «CHOCO ROLES» y «CHOC´N ROLL», desestimando los agravios que intentan rebatirlo.

5.5.- Ello así, si bien observo que ambas expresiones no son visualmente idénticas, es evidente que el signo pretendido y la marca ya registrada aparentan una marcada posibilidad de generar confusión. Su percepción gráfica contagia de inmediato una clara sensación de similitud, en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos «CHOC» y «ROL». Cuando ocurre esa circunstancia (raíz o parte de la desinencia similares), para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción, es preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia que permita diferenciarlas y que sea capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, a fin de no producir el recuerdo de la marca opuesta (conf. esta sala, causa n° 3530/2010 «Novartis AG c/ Finadiet SACIFI s/ cese de oposición al registro de marca» 30.04.13).

En el caso, no existen elementos que revistan ese potencial, pues tanto la raíz cuanto la desinencia de ambos signos resultan notoriamente similares, sin que la distinción de la «O» de choco y la «´N» de choc´n o bien el «ES» de roles y la «L» de roll sean ingredientes suficientemente disímiles para evitar el desenlace confusionista.

Lo dicho, no logra ser desvirtuado por la alegación volcada en torno al carácter de vocablo común del signo «CHOC» en la clase 30 del nomenclador (ver en ese sentido, informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial obrante a fs.177/197 y sexto agravio esgrimido a fs.

269/270). Aun cuando la difusión de una palabra en una clase no la priva de eficacia marcaria -aunque por ello quepa caracterizarla como marca débil-, solo resulta admisible su registro cuando resulta inconfundible con otras marcas inscriptas. Dicha circunstancia, tal como vengo sosteniendo, no sucede en el sub lite, pues el signo solicitado se identifica totalidad con aquél cuya titularidad se encuentra en cabeza de la accionada (conf. esta Sala, causa n° 2941/2011 «Fuentez Tellez Angelica c/ Quimdom S.R.L. s/ cese de oposición al registro de marca» del 20.05.15).

Nótese que, en todo caso, si igualmente se prescindiese del inicio común -tal como pretende la apelante- el final de las marcas también es parecido. De las cinco letras que conforman la parte conclusiva «ROLES» comparte tres con la de Georgalos «ROLL», a lo que se suma que el agregado «ES» resulta débil a los efectos de la comparación, dado que indica la misma palabra pero en plural. Cualquier consumidor promedio podría asociar que desea «un CHOC´N ROLL o dos o más CHOCO ROLES». Asimismo, si quedase alguna duda respecto de este aspecto, no puedo soslayar que esta interpretación está reconocida por la propia quejosa quien, refiriéndose a su marca de forma publicitaria aduce ¿Sabes qué es irresisteble? ¡Un ChocoRol!» (ver print de pantalla de la página web acompañada a fs. 155, cuya autenticidad fue consentida conforme surge de fs. 172 vta., anteúltimo párrafo).

5.6.- Esa semejanza en el plano visual se confirma en el cotejo eufónico. No me genera duda que auditivamente «CHOCO» y «CHOC´N» suenan prácticamente igual. Por más que la marca de la oponente carezca de la segunda «O», el efecto que genera la apóstrofe con la conjunción «N» termina haciendo las bases de ese sonido.Ante ese parecido marcadamente acentuado, la diferenciación solo acaece, como dije, en término a su carácter plural/singular «ROLES» y «ROLL» y es carente de toda relevancia distintiva.

Así las cosas, mal puede pretender la recurrente que se pronuncien las marcas de modo continuo como si fuesen una sola palabra «Chocorróles» y «Chocanról» (ver expresión de agravios a fs. 269, cuarto párrafo) cuando la solicitud marcaria fue efectuada con los términos de forma separados. De allí que el consumidor busca adquirir un «CHOC´N -pausa- ROLL» o bien un o unos «CHOCO -pa usa- ROLES», aspecto que se encuentra incluso exacerbado por estar escrito en la etiqueta de forma apartada, es decir, una palabra y debajo la otra (ver fs. 3).

Como se ve, no se presenta una diferencia influyente a la hora de distinguirlos en forma clara, al margen que, como se ha dicho en forma reiterada, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos aptos que sean semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (ver, entre otros, Sala I del fuero, «Laboratorios Bagó S.A. c/ Fournier Industrie et Santé», del 14/04/2003; P.C. BREUER MORENO, «Tratado de Marcas», Bs.As., pág.

358).

5.7.- Aun cuando las consideraciones hasta aquí esbozadas resultan suficientes para desestimar la apelación de la actora, advierto que tampoco resulta un argumento conducente para cambiar el temperamento asumido en la anterior instancia el hecho de que la Magistrada no haya valorado el elemento ideológico en su cotejo (ver octavo agravio a fs. 270 vta.).

En tal sentido, no puede desconocerse que basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del cotejo -gráfico, fonético o conceptual- para que se justifique vedar la coexistencia (conf. esta Sala, causa n° 9910/2009 «Laboratorios Bago S.A. c/ Arcor S.A.s/ cese de oposición al registro de marca» del 30.10.14).

De allí que, aunque conceptualmente se pudiese entender que evocan a ideas distintas, las semejanzas esgrimidas en el resto de los planos del cotejo privan de entidad suficiente a este agravio.

De todos modos, no quiero privarme de aclarar que si bien la marca de la demandada intenta hacer un juego de palabras que evoca de alguna manera al «Rock´n Roll», la realidad es que igualmente ambas marcas «CHOCO ROLES» y «CHOC´N ROLL» evocan, a mi parecer, a la idea de una golosina con el «rol» preponderante del chocolate.

5.8.- Por último, me referiré al argumento expuesto por la apelante en torno a la falta de análisis de la conducta asumida por la demandada al admitir la coexistencia de su marca «CHOC´N ROLL» con la denominada «CHOCOROLES» (Acta n° 2.401.655), registrada previamente por Grupo Bimbo en la clase 30 del nomenclador internacional (ver expresión de agravios a fs. 278/278 vta.).

Sobre este punto, es válido destacar que los móviles que llevaron a la demandada a no oponerse a otros registros que utilizan el mismo signo no necesariamente debe ser considerado un elemento de juicio de resolver este proceso (conf. esta Sala, causa n° 9910/2009 «Laboratorios Bago S.A.» del 30.10.14, ya citada). Es que no haber manifestado previamente oposición sobre otras solicitudes que lleven la voz «CHOCOROLES» no implica que en lo sucesivo deba tolerar registros confundibles con el suyo.

Además, más allá de los móviles que hicieron que tomara esa postura, bien pudo Georgalos considerar que, a diferencia de la solicitada en estas actuaciones, no genera confusión al estar limitada a un producto puntual «bizcochuelos de crema helada y mermelada bañados en chocolate» (ver fs.

209) como lo esgrime en la contestación de agravios obrante a fs. 278, último párrafo, argumento que en lo personal estimo atendible.

5.9.- En mérito a lo expuesto, considero que a Georgalos le asiste el derecho a tutelar su marca.Por ende, propondré al Acuerdo desestimar el recurso de la actora y confirmar la sentencia apelada.

VI.- Expediente n° 664/2018 «Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. c/ Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. s/ caducidad de marca» 6.1.- Tal como referí en el Considerando IV, la cuestión primordial a elucidar en estos autos se ciñe en determinar si al promover la demanda de caducidad de la marca de titularidad de Grupo Bimbo «CHOCOROLES» de la clase 30 del nomenclador (Acta n° 2.401.655), Georgalos tenía el interés legítimo exigido por el art. 4° de la Ley N° 22.362.

Acontece que uno de los presupuestos esenciales para que proceda la caducidad marcaria es que la acción sea promovida por quien tenga interés legítimo en obtener esa declaración e independientemente de su capacidad para actuar como parte en el proceso (conf. esta Sala, causa n° 3.269/11 «Coppel SA DE CV c/ Antonioli Carlos Esteban s/caducidad de marca» del 4/08/15). Para resolver ese asunto, resulta prioritario detenerse en las causales invocadas en el libelo de inicio en las cuales el peticionante justifica aquél extremo.

Sobre este punto, tal como consiente la quejosa en su memorial, son dos las situaciones fácticas en las que fundamenta su interés legítimo: a) Que su vigencia y uso eran un argumento fundamental utilizado en la causa conexa para repeler la oposición de Grupo Bimbo y b) El hecho de que las empresas en conflicto son competidoras, lo que hace que no quiera que dicho producto penetre en el mercado si cuenta con la posibilidad de pedir la caducidad de la marca (conf. fs.7 vta./8).

6.2.- En lo que respecta a la primera premisa, cabe recordar que Georgalos inició esta acción a raíz de la existencia de la causa acumulante, donde las partes discuten la oposición de «CHOC´N ROLL» a la marca «MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)», sosteniendo que el hecho de que Grupo Bimbo tenga derechos marcarios sobre la marca «CHOCOROLES» podía ser un sustento fundamental para que proceda el cese de oposición (ver escrito de inicio a fs. 7 vta., último párrafo).

Es evidente que, tal como esboza la Magistrada de grado, el resultado del litigio conexo (rechazo de la demanda de cese de oposición) demuestra a la legua que dicha argumentación ha devenido abstracta.

Comparto, en tal sentido, la postura expuesta por la Sala III de este fuero respecto de que la admisibilidad de dicha demanda era un presupuesto necesario para que proceda esta acción en si misma subsidiaria (conf. causa n° 9.303/08 «TRB Pharma SA C/ Instituto Sidus ICSA s/ cese de oposición al registro de marca» del 22/12/11). Decidida la confundibilidad de los signos en pugna y, por ende, la falta de fundamento para que cese la oposición al registro de la marca mixta «MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)», la pretensión de caducidad de la marca «CHOCOROLES» excede los términos en que fue planteada esta acción y pone de manifiesto la ausencia de interés cierto y actual (conf. doctrina de esta Cámara, Sala I, «Syncro Argentina S.A.Q.I.C.I. y F. v.

Laboratorios Bagó S.A.» del 10/7/2001).

Ello, sin perjuicio de analizar el planteo a los fines de determinar las costas correspondientes a este litigio.

6.3.- Resta considerar, entonces, el segundo fundamento:si el hecho de que las empresas en conflicto actúen en competencia en el mismo mercado y Georgalos prefiera que un producto de la contraria no se desarrolle la habilita para pedir la caducidad del registro «CHOCOROLES» por falta de uso.

Para decidir ello, debo recordar que una de las principales innovaciones introducidas por la Ley N° 22.362 fue la incorporación de la figura de la caducidad del registro marcario por falta que «A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor (.)». Empero, ello no supone de modo alguno que cualquier persona pueda interponer la acción de caducidad, exigiéndose, tal como vengo diciendo, la demostración de un interés legítimo tutelado por la legislación marcaria (conf. OTAMENDI, J. «El uso y otras cuestiones de la Nueva Ley de Marcas», La LEY, T. 1981-d, pág. 917) El mensaje ministerial de elevación del proyecto luego convertido en la vigente Ley de Marcas aporta un esbozo del motivo que subyace a la carga de uso que se impone. Se dice allí que, mediante este instrumento «se espera lograr una reducción de la cantidad de registros existentes y así evitar que, marcas registradas desde hace muchos años y quizás jamás utilizadas, obstaculicen el registro de nuevas marcas que sí han de serlo» (conf. BERTONE, Luis Eduardo -CABENELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, «Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales», 3 era ed. Bs. As., Heliasta, 2008, Tomo II, pág. 284; el subrayado me pertenece).

Es claro que la situación prevista por el legislador no acaece en estas actuaciones.Nótese que la accionante ya posee registrada la marca que sustenta el pedido de caducidad «CHOC´N ROLL», por lo que no se visualiza impedimento alguno para el registro de una nueva marca.

6.4.- Por otra parte, no me pasa desapercibido que la existencia de la marca «CHOCOROLES» ha sido consentida expresamente por la aquí demandante tras su allanamiento a su registración (ver sentencia Nro. 381/2009 a fs. 40/41). Ello, entre otras posibles razones alegadas, por haber sido limitada a un producto puntual «bizcochuelos de crema helada y mermelada bañados en chocolate», tal como esgrime Georgalos en la contestación de agravios de la causa conexa (ver fs. 278, último párrafo/278 vta., primer párrafo).

Lo expuesto tira por la borda la existencia del interés legítimo fundado en la similitud confusionista entre la marca ya registrada y aquella cuya caducidad es objeto de la acción (conf. OTAMENDI, J. «El uso y otras cuestiones.» op. cit. 907). Es que si bien no resulta desacertado, tal como plantea el recurrente en su memorial (ver fs. 109, primer párrafo), que no se haya incoado la oposición -o su posterior allanamiento- a la marca cuya caducidad se desea ver declarada para que la existencia de esa marca afecte a los intereses del titular de otra similar, aunque por más no sea por la amenaza que para la explotación comercial de ese interesado supone la posibilidad de que se emprenda una explotación paralela sobre la base de una marca confundible (conf. BERTONE, Luis Eduardo -CABENELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, «Derecho de Marcas.» op. cit. pág. 326), la realidad es que la demandante tenía la carga de fundamentar los motivos por lo que considera que la marca «CHOCOROLES» -limitada a un producto determinado- puede generar confusión con su registro. Máxime, cuando, reit ero, con anterioridad, su actuación implicó fijar la postura contraria.Ello así, dado que el allanamiento admitido presupone la coexistencia pacífica de ambos signos en conflicto por entenderse que no hay confundibilidad entre ellos; careciendo el apelante de interés legítimo para que la Justicia anule un registro o declare la caducidad de una marca que en nada prueba que lo perjudica. Es que para pedir la extinción de un registro, no basta un interés genérico pues la caducidad por la caducidad misma no tiene cabida en nuestra legislación, conforme arts. 4, 24 y 26 de la Ley N° 22.362 (conf. Sala III de este fuero, causa n° 9.303/08 «TRB Pharma SA» del 22/12/11 ya citada).

En este sentido, la accionada debió arrimar al proceso prueba alguna que permita observar el perjuicio de la coexistencia de ambos registros representan para su empresa o la posibilidad de afectación al público consumidor. Más aún si tengo presente que, efectuada una protesta a una pretensión marcaria por falta de interés legítimo del peticionario (ver contestación de demanda a fs. 45/49), la carga de la prueba recae principalmente en este último por ser quien está en mejor posición para demostrar que tiene aquel interés, desde que el demandado debería acreditar un hecho negativo, lo que no es por cierto imposible pero sí mucho más complejo (conf. arg. art. 377 del C.P.C.C.N.; esta Sala, causa 10.165/08 «Wyeth c/ Gador S.A. s/ cese de oposición al registro de marca» del 19/06/12).

6.4.- Finalmente, debo decir que el mero hecho de ser competidor del titular de la marca cuya caducidad Fecha de firma: 07/10/2019 se pretende tampoco configura un argumento suficiente para legitimar al interesado, si es que no acreditó prima facie su intención de utilizar la marca registrada y no usada (conf. BERTONE, Luis Eduardo – CABENELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, «Derecho de Marcas.» op. cit., pág. 326 y sus citas); circunstancia que tampoco fue alegada por el peticionante.Los intereses de estas partes no se ven afectados sino de un modo tangencial que incide, en realidad, sobre todos los agentes económicos dentro del mismo mercado. Tal como vengo diciendo a lo largo de este sufragio, el Derecho Argentino se separó en esta materia de sistemas como el alemán, en el que cualquier persona del pueblo (quivis ex populo) puede interponer este tipo de acciones (conf. BAUMANN, D. «L´obligation d ´exploiter les marques en Droit francais et allemand», París, 1978, pág. 28/29 citado por BERTONE, Luis Eduardo – CABENELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, «Derecho de Marcas.» op. cit., pág. 327), para exigir un interés verdaderamente legítimo (art. 4 de la Ley de Marcas).

En base a lo expuesto y sin dejar de expresar que no me pasa desapercibido que la actora no se ha tomado el mínimo trabajo de acreditar que efectivamente ha utilizado dentro de los cinco años anteriores al inicio de esta acción la marca «CHOCOROLES» cuya caducidad se plantea (art. 26 de la Ley N° 22.362); situación que, además, debería ser de fácil justificación si efectivamente está ejerciendo el uso que la ley marcaria pretende de sus registros, considero, si mis colegas están de acuerdo, que debe confirmarse la decisión de grado en cuanto al rechazo de la acción por falta de acreditación del interés legítimo alegado por Georgalos.

6.5.- Por último, resta analizar el agravio referido al modo de imposición de las costas.

La recurrente sostiene que al haber sido entablada esta acción en «reacción defensiva tendiente a eliminar el argumento de la demandada incorporado en el expediente conexo relativo a que ya detentaban el registro de una marca similar y ello (ser) netamente imputable a la misma» las costas debieron ser soportadas por su orden y no ser impuestas a su cargo (ver segundo agravio a fs. 109).

Así las cosas, entiendo que el reproche planteado debe tener acogida favorable.No me genera duda que la existencia de la marca «CHOCOROLES» ha sido usada por Grupo Bimbo como uno de los argumentos -aunque no necesariamente el «fundamental»- para sustentar la improcedencia de la oposición y que incluso aquel fue sostenido en oportunidad de fundar su recurso contra la sentencia que rechazó la demanda (ver en la causa n° 459/2017 el escrito de ampliación de demanda a fs. 32 y el séptimo agravio esbozado a fs. 270).

Entonces, si bien dicho fundamento, tal como expuse en el Considerando VI.6.2., ha devenido abstracto con el resultado del litigio acumulante, ello no obsta a que, desde el punto de vista lógico y a los fines de fijar las costas del proceso, debe ser tenido en cuenta para determinar si Georgalos, al momento de iniciar esta acción, se pudo haber creído con derecho para reclamar la caducidad de la marca alegada como sustento para repeler el cese de la oposición previamente deducida.

Sobre este punto, no puedo pasar por alto que si dicho derecho dependiera del previo cotejo de los signos enfrentados habría que concluir que ningún oponente lo tendría sino después de que el Magistrado concluyera sobre la confundibilidad de ambos (conf. esta Cámara, Sala III, causa n° 2.720/02 «BAYER AG c/ CRAVERI S.A. s/ nulidad de marca» y acumulada n° 3380/05 «BAYER AG c/ CRAVERI S.A. s/ caducidad de marca» del 23/06/11). Por lo tanto, siendo que dicho fundamento fue expresamente uno de los tres puntos controvertidos a dilucidar en la causa conexa (ver lo dispuesto en la audiencia en los términos del art. 360 del Código Procesal a fs.172, tercer párrafo) resulta razonable que, ante dicha circunstancias, Georgalos haya considerado que su declaración de caducidad podía ser necesaria para derribarlo.

Por otra parte, quiero recalcar que si bien observo que por razones procesales han tramitado por separado los dos procesos, la realidad es que el origen de los litigios se suscita ante el requerimiento de registro de la marca «MARINELO CHOCO ROLES (& Diseño)» de Grupo Bimbo, al que se opuso Georgalos. Si ello no hubiese ocurrido, tal como surge del escrito de inicio, la titular de la marca «CHOC´N ROLL» no hubiese iniciado este juicio, en el cual desconozco que igualmente salió «vencida».

En tales condiciones, en el entendimiento de que Georgalos pudo creerse con derecho a peticionar como lo hizo, considero razonable que las costas de primera instancia sean soportadas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código de rito).

VII.- En relación a las costas de Alzada, contemplando que el recurso de Georgalos ha prosperado únicamente en lo que respecta a este asunto, considero que deben ser impuestas en un 30% a cargo de la parte demandada y en un 70% a cargo de la actora que resultó sustancialmente vencida (arg. art. 68 del Código Procesal).

VIII.- Por lo expuesto, voto por:

8.1. En la causa n° 459/2017: rechazar el recurso interpuesto por la parte actora. En consecuencia, confirmar la sentencia en todo lo que fue materia de agravios. Costas de Alzada a Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

8.2. En la causa n° 664/2018: admitir parcialmente la apelación de Georgalos Hnos S.A.I.C.A. Por ende, confirmar la sentencia en lo que se refiere al fondo de la cuestión y modificarla en relación a las costas, las cuales deberán ser soportadas en el orden causado (art.68, segundo párrafo, del Código Procesal). Las costas de Alzada se imponen en un 30% a cargo de la parte demandada y en un 70% a cargo de la actora en base a lo dispuesto en el Considerando VII (arg. art. 68 del Código Procesal).

Los doctores Ricardo Victor Guarinoni y Eduardo Daniel Gottardi por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE:

1) En la causa n° 459/2017: Confirmar la sentencia en todo lo que fue materia de agravios. Costas de Alzada a Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal) y 2) En la causa n° 664/2018: Confirmar la sentencia en lo que se refiere al fondo de la cuestión y modificarla en relación a las costas, las cuales deberán ser soportadas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

Las costas de Alzada se imponen en un 30% a cargo de la parte demandada y en un 70% a cargo de la actora en base a lo dispuesto en el Considerando VII (arg. art. 68 del Código Procesal).

Agréguese copia certificada de la presente en la causa n° 664/18.

Pasen los autos a abordar los recursos contra las regulaciones de honorarios.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

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