Se admite el cese de oposición al registro marcario ante el intento de registración de una marca perteneciente a un tercero

Partes: Tonelli María Elena c/ Sánchez Adrián Alberto s/ nulidad de solicitud registro de marcas

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 23-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108078-AR | MJJ108078 | MJJ108078

Cese de oposición del registro de marca si el demandado incurrió en la conducta prevista en el art. 24 inc. b) de la Ley 23.263, solicitando la inscripción de una marca que conocía y pertenecía a un tercero.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda de nulidad de marca y admitió el cese de oposición al registro marcario, ya que se acreditó que el que inició el negocio de fabricación de soda bajo el nombre cuya marca se intenta registrar fue el padre de la actora, así como que la marca surgió originariamente con la fabricación de soda, rubro que retuvo y continuó la accionante, incurriendo el demandado al solicitar la inscripción de la marca en la conducta prevista en el art. 24 inc. b) de la Ley 22.362, al saber que la marca pertenecía a un tercero.

Fallo:

Rosario, 23 de noviembre de 2017.

Visto, en Acuerdo de la Sala “A” los expedientes Nº FRO 22002283/2005/CA1 caratulado: “TONELLI, María Elena c/ Sánchez, Adrián Alberto s/ Nulidad de Solicitud Reg. de marcas” y FRO 22008185/2009 “TONELLI, María Elena c/ Sánchez, Adrián s/ Cese de Oposición Reg. de marcas”, provenientes del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, del que resulta: Vienen los autos para resolver los recursos de apelación que interpusieron el demandado (fs. 381) y la actora (fs. 385) contra la sentencia del 24 de noviembre de 2015 (fs. 367/379 del expediente FRO 22002283/2005/CA1) en cuanto: a) admitió la demanda interpuesta por María Ester Tonelli y declaró la nulidad de la marca “TONELLI (mixta)”, clase 32, título Nº 2.036.929, y su renovación, cuyo registro se encuentra a nombre de Adrián Sánchez; b) admitió la demanda de cese de oposición al registro marcario de los signos TONELLI y TONELLI (y diseño) ambas de clase 32 int.; c) rechazó la pretensión de daños y perjuicios y d) distribuyó las costas en un 80% a cargo del accionado y 20% a cargo de la actora. Concedido el recurso y elevado el expediente, quedó radicado en esta Sala A (fs. 397) donde las partes expresaron agravios. A fs. 429 se ordenó el pase al acuerdo.

El Dr. Jorge Sebastián Gallino dijo:

1.- María Elena Tonelli demandó a Adrián Alberto Sánchez con el propósito de que se declare la nulidad de la marca “Tonelli” Nº 2.036.929 de la clase 32 y se le ordene reparar los daños y perjuicios ocasionados (expte. FRO 22002283/2005/ca1).

En resumidas cuentas, señaló que se había dedicado durante muchos años a la elaboración y comercialización de Sodas, girando comercialmente con la denominación “Tonelli”, nombre que data de la década del ´60 del siglo pasado.Agregó que Sánchez -que había estado vinculado comercialmente con ella- solicitó a su nombre el registro de marca “Tonelli” infringiendo de tal modo lo dispuesto por la Ley 22.362.

A fs. 113 Adrián Sánchez contestó la demanda, realizó un relato de cómo sucedieron los hechos desde los tiempos en que el padre de la actora comenzó el negocio de fabricación de soda hasta que, según su versión, adquirió la marca, lo que habría acontecido en noviembre de 2003, oportunidad en que se le cedieron los derechos sobre las marcas agua de mesa Tonelli y aguas en bidones Villa del Rosario.

A su vez, mediante expte. FRO Nº 22008185/2009, que tramitó inicialmente ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9, la actora promovió demanda contra Sánchez con el objeto de que se disponga el cese de las oposiciones presentadas a las solicitudes de marcas “Tonelli” y “Tonelli” (y diseño) cuyo registro había peticionado la accionante, para distinguir únicamente “Agua de Mesa y Soda”.

A fs. 674 de este expediente se dispuso su acumulación al FRO 22002283/2005/CA1.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda. La sentenciante destacó cuáles eran las cuestiones no controvertidas (considerando segundo) y puntualizó las que estaban en discusión: concretamente, quien tenía el derecho al uso y registración de la denominación “Tonelli”. Concluyó que Sánchez, al celebrar el contrato de cesión en que apoya su defensa, se encontraba en conocimiento de la utilización de hecho de tal marca, encuadrando su accionar en el artículo 24 inciso b. de la ley 22.362.

2.- Ambas partes apelaron el decisorio.

2.1 Adrián Alberto Sánchez cuestionó que se haya considerado que el convenio que suscribió el 3 de noviembre de 2003 con CIBIZA S.R.L.no tuviera eficacia para cederle la marca de hecho y/o designación comercial Tonelli a su favor.

Señaló que la propia sentencia había precisado que dicha marca de hecho y/o designación comenzó a utilizarse en el año 1962 cuando Guerrino Tonelli inició la explotación de sodas, y los derechos sobre ella pasaron luego a Distribuidora Ibiza S.R.L. y más tarde a CIBIZA S.R.L. (cuyas socias eran las herederas de Oscar Tonelli y quienes explotaban comercialmente la marca).

Recordó que luego de eso se produjeron dos actos jurídicos de especial relevancia: a) El contrato del 12/07/2001, por el cual se transfirieron los derechos sobre la marca de hecho y/o designación en relación a la actividad sodería, a favor de, entre otros, María Elena Tonelli, conservando Diana Randazzo y los hijos de Oscar Tonelli los derechos en relación al llenado de aguas y explotación de distribución de cervezas, sodas, etc.

Entonces, según el recurrente, a partir de ese momento los derechos sobre la marca “Tonelli”, que hasta entonces se concentraban en Diana Randazzo e hijos de Oscar Tonelli, se desdoblaron y pasaron a tener dos propietarios: a) María Elena Tonelli adquirió derecho sobre la marca en relación a la actividad “sodería”; b) Randazzo y su familia continuaron con ella en relación a la actividad de distribución de cervezas, aguas, etc.b) Por medio del contrato del 3 de noviembre de 2003, se transfirieron a su parte la clientela y los derechos sobre la marca en relación al agua de mesa y distribución de bebidas, que Randazzo e hijos de Oscar Tonelli había conservado legítimamente para sí. Es decir, su parte adquirió de buena fe y a título oneroso tal clientela y el derecho sobre la marca.

Concluyó que a raíz de lo expuesto, a partir del tres de noviembre de dos mil tres coexistieron dos marcas de hecho y/o designaciones “Tonelli”, para dos actividades diferentes, que pertenecen a dos grupos de personas distintas y alrededor de las cuales se generaron clientelas independientes.

En segundo lugar, cuestionó que la a quo haya considerado que las pruebas rendidas en autos demuestran acabadamente el interés legítimo de la actora en el uso de la denominación en cuestión y su pretensión en la declaración de nulidad de dicha marca registrada.

Destacó que en todo caso tal interés está limitado únicamente para desarrollar la actividad de sodería (sifones de soda), el que se origina en el contrato del 12/7/2001-.

En tercer lugar le agravia que se encontrara cumplida la condición legal prevista por el artículo 24 inciso b) de la ley 22.362 y que en consecuencia se declarara la nulidad de la marca.

Reiteró que Sánchez adquirió de buena fe y a título oneroso los derechos, por lo que la jueza hizo una incorrecta subsunción en la aludida normativa, que exige como elemento subjetivo la existencia de mala fe.

Por el contrario, resaltó que cuando solicitó el registro de la marca en disputa, lo hizo con el total y absoluto convencimiento de que le pertenecía y que tenía derechos sobre la misma, dado que los había adquirido de manera legítima, de buena fe y a título oneroso.

Hizo algunas consideraciones relativas al valor de la prueba testimonial y la ausencia de otros elementos que acrediten su mala fe.

En cuarto lugar, criticó que se admitiera la demandade cese de oposición a la solicitud de marca de los signos “Tonelli” Acta Nº 2.523.511 y “Tonelli (y diseño)”, Acta Nº 2.523.512.

Afirmó que el registro de su parte no puede considerarse nulo, por lo que la oposición interpuesta contra las solicitudes de la actora son procedentes.

Destacó que aquello no implica que la accionante perdiera los derechos sobre la designación “Tonelli” en relación a la actividad “Sodería” o que no pueda continuar utilizando dicha designación para distinguir tal actividad. Sin embargo precisó que ese derecho no la autoriza a registrar la marca infringiendo los derechos adquiridos por el demandado y protegidos por la Constitución Nacional, pactos internacionales, ley 22.362 y Código Civil y Comercial.

Por último, cuestionó la imposición de costas a su parte en un 80% y solicitó se carguen en su totalidad a la actora.

2.2. A su turno, la accionante se agravió del rechazo de su reclamo de daños y perjuicios por falta de prueba. Afirmó que por el contrario, en autos existen probanzas que los acreditan, tal como surge del testimonio de Jorge Luis Zapala dando cuenta de la confusión entre ambos productos en el mercado.

Asimismo, resaltó que con la producida en el expediente FRO 22008185/2009 quedó demostrada la continuidad y explotación de la sodería Tonelli y por lo tanto la fuerte presunción de daños y perjuicios se convierten en una certeza.

En segundo lugar, se agravió de la imposición de costas a su parte.Sostuvo que las particulares circunstancias de la causa y el resultado arribado dan cuenta que la demandada resultó vencida y por ende debe cargar con su totalidad.

3.- Dado que tanto actora como demandada apelaron el decisorio, habré de comenzar en análisis por los agravios de esta última, ya que de prosperar, carecería de sentido tratar los vinculados con la reparación de los daños, que constituye el contenido del recurso de la actora.

De todos modos, se adelanta que la sentencia será confirmada en cuanto al fondo, en tanto los agravios del Sr. Adrián Sánchez no lograron conmover sus fundamentos, tampoco los de la Sra. Tonelli, en lo que refiere a la indemnización civil que pretende.

4.- Como punto de partida conviene resaltar que el 3 de diciembre de 2003, Adrián Sánchez ingresó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de marca “Tonelli” clase 32 (Toda la clase), Acta 2483143, la que finalmente se le concedió (fs. 251/262) luego del correspondiente trámite, otorgándosele el Título (fs. 41). Esa es la marca cuya nulidad solicitó María Elena Tonelli en el expediente 22002283/2005.

Posteriormente, esta última también ingresó ante dicho organismo la solicitud de registro de igual marca y logo (Actas 2523511 y 2523512) y en la misma clase -32-, lo que motivó la oposición de Sánchez por ser idéntica y directamente confundible con la que él tenía registrada a su nombre. Ante eso, Tonelli limitó el alcance de su solicitud para distinguir únicamente “agua de mesa y soda” de la clase 32 int. (fs.176/201).

El pedido de cese de esa oposición constituye el objeto del expediente Nº 22008185/2009.

Es decir, el demandado es el Titular de la marca en cuestión, dado q ue obtuvo su registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por lo que en principio está amparado por la ley 22.362 (Su artículo cuarto establece que “La propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro”).

Ahora bien, como acertadamente destacó la jueza de primera instancia, lo que tenemos que determinar es si dicha marca carece de validez en los términos del inciso b) del artículo 24 de la ley 22.362, que dispone que serán nulas las que se registren “por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero”.

Pasando en limpio, cabe preguntarnos si cuando solicitó la inscripción de la marca “Tonelli” en la Clase Internacional 32 del Nomenclador que prevé el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (aprobado por nuestro país mediante ley 26.230) Adrián Sánchez conocía que ella pertenecía a un tercero, en este caso María Elena Tonelli.

Según la actora y conforme concluye la sentencia de primera instancia la respuesta a este interrogante es afirmativa, de allí la declaración de nulidad que formuló la jueza. Según el accionado, en cambio eso no es así, en tanto habría adquirido de buena fe los derechos sobre la marca, ya que la actividad que desarrolla es distinta a la que pretende inscribir la actora.

5.- Según las constancias de los expedientes, el que inició el negocio de fabricación de soda bajo en nombre “Tonelli” fue el padre de la actora -Guerrino Tonelli- en los años 60 del siglo pasado, en calle Alsina 2450 de Rosario. Esto no está controvertido -el propio accionado lo reconoció al expresar agravios- y además hay numerosas pruebas que lo avalan. (fs.10/12, 21/28, 43/44, 79 y fs. 283, entre otras y 928 del expte. 22008185/2009).

Tampoco se discute que a principio de la década del noventa y antes del fallecimiento de Guerrino Tonelli, sus hijos constituyeron junto a sus cónyuges una sociedad que giró con el nombre “Distribuidora Ibiza S.R.L” cuyo objeto fue la “elaboración, fabricación y comercialización de bebidas” (fs. 56, 60, 215, 240274, 275, 284/285, etc.). Las propias partes dijeron que esa persona jurídica continuó el negocio de Tonelli, incorporando como actividad la distribución de bebidas, absorbiendo a sus empleados (fs. 43 y 44).

Hay que señalar también que en 1996 María Elena Tonelli y su esposo se retiraron de la sociedad y cedieron sus cuotas sociales a favor de Oscar Tonelli y su esposa, Delia Randazzo. (fs. 238). En el año 2000, Randazzo y su hija constituyeron otra sociedad “CIBIZA S.R.L” -para entonces Guerrino y Oscar Tonelli ya habían fallecido- con el mismo objeto y domicilio que la anterior (fs. 71).

Posteriormente, la Sra. Randazzo, en su calidad de heredera de Oscar -junto con sus hijos, a quienes representó- celebró un convenio con María Elena y su madre – Clara Antognoni- con el propósito de “concluir en forma absoluta y definitiva la totalidad de las operaciones y/o negocios realizados en vida por Oscar Mario Tonelli y su familia primaria (esposa e hijos) con la colaboración en alguno de ellos de su familia de origen (padres, hermana y cuñado)”, les transfirió la actividad de “sodería”, traspasándole el personal abocado a esa actividad y conservando “la explotación de la distribuidora de cervezas, sodas en botella, aguas, etc”, reconociendo que la situación descripta en realidad venía sucediendo en los hechos desde la muerte de Oscar Tonelli -en 1999- (Conf. convenio de fs.219).

Como consecuencia de lo anterior, se firmó un acuerdo en el marco de los artículos 15 y 225 de la Ley de Contrato de Trabajo por el cual el “personal afectado al trabajo de la elaboración y venta de soda en sifones” pasaría a trabajar bajo la órdenes de María Elena Tonelli (fs. 220). Asimismo, la actora solicitó a la Municipalidad la habilitación de un local destinado a la elaboración de soda (fs. 277/285) en agosto de 2001 (fs. 36 y fs. 624 del expte. 22008185/2009) abonando el Derecho de Registro e Inspección (fs. 630 del expte citado) y emitiendo facturas con la leyenda “Soda Tonelli” desde el mismo año (fs. 32/33) incluso a favor del propio accionado (ver pericia contable de fs. 772 y absolución de posiciones del Adrián Sánchez a fs. 732, ambos del expte. 22008185/2009) En efecto, según el informe de la Dirección de Habilitación de Industrias y Comercios y Servicios de la Municipalidad de Rosario (fs. 284/285) a nombre de Distribuidora Ibiza S.R.L se registró un local bajo el rubro “comercialización de bebidas con y sin alcohol” sobre el inmueble de Castellanos 2496 de Rosario, el mismo que después figura a nombre de Adrián Alberto Sánchez.

Esa misma repartición había comunicado antes que dicha sociedad tenía registrado un comercio dedicado a “elaboración de soda, fraccionadores de alcoholes, distribuidores de bebidas no alcohólicas” con fecha de apertura el 08/01/1992 y “Cibiza S.R.L. figuraba como titular de un comercio bajo el rubro “procesamiento, envasado y venta de agua”. (fs.215 Por su parte, tanto Guerrino Tonelli como su hija registran a su nombre un local, ubicado en Alsina 2450 de esta ciudad dedicado a “fábrica de sodas” (Guerrino, del año 1962) y “elaboración de soda” (María Elena, del año 2002).

6.- Con posterioridad al aludido convenio (y las consecuencias que se mencionaron, es decir, la actora dedicándose al negocio que en su momento había desarrollado su padre como fabricante de soda) concretamente el 3 de noviembre de 2003, Diana Randazzo -esta vez como titular de la firma CIBIZA S.R.L. cedió al demandado “la clientela y los derechos de las siguientes marcas: 1)Agua de Mesa Tonelli (gasificada) r.p.n 21-027138-rne 21-073425-0 […] y 2) Aguas en Bidones “Villa del Rosario”, precisando que “Con relación a la clientela la cedente se compromete lisa y llanamente a dejar de distribuir por cuenta propia o de terceros en la zona que trabajaba hasta el día de la fecha”.

Es decir, lo que le transfirió a Sánchez fueron los derechos sobre la marca “Agua de Mesa Tonelli” pero no los correspondientes a la Soda, productos completamente distintos, como da cuenta la documentación obrante a fs. 84/97, circunstancia de la que está al tanto el propio recurrente, ya que lo resaltó muchas veces en su expresión de agravios.

A lo dicho podríamos agregar que los testigos que declararon en ambos expedientes manifestaron que Sánchez había trabajado para la empresa familiar (vgr. Cagnina a fs. 141; y Ojeda fs. 748, Celayes fs. 750 y Schweizer 752 del expte 22008185/2009) con lo cual conocía que históricamente se había dedicado a la elaboración de soda.

En consecuencia, tenemos que al tiempo en que celebró el contrato con Diana Ester Randazzo (fines de 2003) la actora ya se dedicaba a la fabricación de soda (que se denominaba Tonelli), teniendo inscripto a su nombre el local comercial y los empleados, continuando el negocio que hacía más de cuarenta años había iniciado su padre.Es decir, el contrato con la Sra. Randazzo no alcanzó ese rubro, ya que todo lo relacionado con la sodería ya había sido transferido a Tonelli.

Si bien es cierto que al menos a partir de la década del 90 -concretamente desde la constitución de la sociedad Distribuidora Ibiza S.R.L, los herederos de Guerrino Tonelli también se dedicaron a la distribución de bebidas, lo cierto es que quedó suficientemente demostrado con las constancias citadas anteriormente, que la marca surgió originariamente con la fabricación de soda, rubro que retuvo y continuó la actora.

Por tal razón, al solicitar la inscripción de la marca “Tonelli” (ver fs. 251/263) Adrián Sánchez incurrió la conducta prevista en el artículo 24 inciso b) de la ley 23.263, solicitando la inscripción de una marca que conocía pertenecía a un tercero.

Además, pese a que al expresar agravios precisara que él había adquirido los derechos sobre la marca “Tonelli” en lo relativo al “Agua de Mesa”, conservando la actora los referidos a la “Soda” lo cierto es que al solicitar la inscripción no diferenció esa circunstancia, obteniendo el Título (fs. 41) con el sólo nombre, sin indicar otro tipo de particularización.

En consecuencia, los agravios del demandado serán rechazados y la sentencia confirmada en cuanto al fondo.

7.- Idéntica solución cabe adoptar respecto del rechazo de los daños y perjuicios, ya que la actora no incorporó ningún elemento -siquiera mínimo- que permita cuantificarlos y tenerlos por acreditados, sin que sea posible presumir su existencia, como sugiere en el escrito de expresión de agravios.

Recordemos que el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prescribe que la demanda contendrá: “la petición en términos claros y positivos… deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuera posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados…”.

Al respecto, la doctrina tiene dicho que:”constituye una carga para el actor precisar el monto de la pretensión, es decir, determinar con precisión y claridad lo reclamado a fin de que el accionado pueda efectuar la refutación pertinente, allanarse, ofrecer prueba, permitiéndole de tal forma el eficaz derecho de defensa…” “Además, la precisión exigida del monto reclamado responde al principio de congruencia, con fundamento en el artículo 18 de la Const. Nac., pues si la sentencia excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión, menoscaba el derecho de defensa del demandado”. “En oportunidades se observa una imposibilidad de precisar con exactitud el monto pretendido. Ello, sin embargo, no impide al actor fijar las bases sobre las cuales corresponde calcularlo, o bien la estimación numérica de los distintos rubros que integran el total, con los datos necesarios para que la accionada pueda o no aceptar el reclamo, y, a su vez, ofrecer la prueba pertinente”. (Conf. FENOCHIETTO, Carlos, Código Procesal Civil y C omercial de la Nación Comentado, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 309).

En los presentes, no sólo no se precisó el reclamo de ningún modo, tampoco se dieron pautas para hacerlo ni se invocó alguna imposibilidad en los términos de la norma citada.

8.- En cuanto a las costas, la solución que se imprimió en la sentencia luce justa y ajustada a derecho, en tanto si bien se hizo lugar al planteo de nulidad y cese de oposición de marcas, se rechazó el de daños y perjuicios, por lo cual cargarlas en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora no resulta arbitrario, aunque lo correcto hubiese sido encuadrar la situación en el artículo 71 CPCCN (vencimiento parcial y mutuo).

Las de esta instancia se impondrán por su orden, en atención a que los recursos de ambas partes fueron rechazados. Así voto.

El Dr. Aníbal Pineda dijo:

Adhiero al voto del Dr. Gallino Por lo tanto, Se Resuelve:

I.) Confirmar la sentencia del 24 de noviembre de 2015 (fs. 367/379 del expediente FRO 22002283/2005/CA1) en cuanto fue materia de recurso. II) Imponer las costas de esta instancia por su orden (Art. 71 CPCCN). III.) Regular los honorarios profesionales en un 25% de lo que se fije por la primera instancia. Insertar, hacer saber, comunicar en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Fernando Lorenzo Barbará por encontrarse en uso de licencia.

ANIBAL PINEDA

JUEZ DE CAMARA

JORGE SEBASTIAN GALLINO

JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE

Ante mi Eleonora Pelozzi

Secretaria de Cámara