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Se rechaza una acción de cese de oposición al registro de marca en tanto que hay una aproximidad fonética notoria entre las dos marcas en litigio.

marca-registradaPartes: Dameg S.R.L. c/ NH Hoteles S.A. s/ cese de oposición al registro de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 19-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-97916-AR | MJJ97916 | MJJ97916

Se rechaza una acción de cese de oposición al registro de marca en tanto que hay una aproximidad fonética notoria entre las dos marcas en litigio.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda de cese de oposición al registro de marca por cuanto la aproximidad de las dos marcas en litigio en el plano fonético es notoria – la actora pretende el registro de la marca NTH y la demandada se opuso al mismo por tener registrada la marca NH – y basta la confundibilidad en alguno de los tres planos tradicionales en que se practica la confrontación marcaria – gráfico, fonético o ideológico conceptual – para que sea procedente vedar la concurrencia de las dos marcas, toda vez que la finalidad de la ley es no sólo proteger el comercio honesto sino también tutelar los intereses del público consumidor.

2.-Cobra vital importancia la noción actual de marca famosa de la doctrina norteamericana o de marca de alto renombre de la doctrina francesa, en donde el aprovechamiento indebido de la reputación ajena y la dilución o aguamiento del signo de alto poder distintivo, han justificado por si solos la extensión de la protección más allá de la especialidad. Tal es así que en el caso de autos además de no advertirse una diferencia sustancial en la marca cuyo registro pretende la actora, no se descarta un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de la oponente.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de noviembre de 2015, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

I.- Dameg S.R.L. promovió demanda contra NH Hoteles S.A. a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca «NTH NEUQUEN TOWER HOTEL» (diseño anexo) en trámite bajo Acta N° 2.888.252 de la clase 43, con expresa imposición de costas.

Expresó que el ahora demandado se opuso al registro de la marca con fundamento en la supuesta confusión con su signo marcario «NH HOTELES» y logo, registrada bajo el n° 1.928.657 de la clase 43 y que, ante el fracaso de las tratativas extrajudiciales y de la audiencia de mediación, se vio obligado a iniciar la presente demanda.

En su escrito de ampliación de la demanda relató que su empresa gira comercialmente bajo la figura de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que fue constituida el 6 de noviembre de 1995 y que su objeto social se orienta a la actividad hotelera propiamente dicha y áreas conexas (turismo, congresos, espectáculos).

Detalló que desde el año de su constitución la sociedad se encuentra abocada a un plan de inversión que implica la terminación de un Hotel de categoría 4 estrellas en el radio céntrico de la ciudad de Neuquén, y que, por las características del terreno donde se construye el hotel y por su ubicación, DAMEG S.R.L.tuvo que realizar un largo trámite ante la Municipalidad de Neuquén a fin de superar limitaciones planteadas en el código deedificación de dicha ciudad, hasta que finalmente, con fecha 20 de noviembre de 1998, se sancionó la Ordenanza N° 8371/98 que autoriza la realización de la obra.

Explicó que las características de su arquitectura han llevado a la sociedad a determinar el nombre comercial «NTH NEUQUEN TOWER HOTEL», en tanto el edificio representa una torre imponente de 19 pisos de altura, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, calle Belgrano 174.

Efectuó el correspondiente cotejo marcario entre las marcas en pugna:

vs.

para afirmar que los conjuntos marcarios enfrentados son claramente distinguibles y cada uno de ellos forma una unidad constituida por letras, términos y logos con entidad suficiente para convivir pacíficamente.

Expresó que en el plano gráfico su marca fue solicitada como marca mixta, con un símbolo compuesto por líneas circulares y en forma de V que representan una especie de corona, haciendo alusión al nivel del hotel, como así también la letra utilizada, que es específica y acompañada de cuatro estrellas que indican la categoría que posee, y que, en cambio, la marca oponente, también mixta, no contiene ningún logo, pero sí un tipo de letra redondeada y de mayore espesor, luciendo sólo dos términos.

Continuó con el plano fonético para expresar que el solo hecho de que su marca posea cuatro términos y la oponente dos hace que ambas «suenen» de manera diferente.

Y en el plano ideológico sostuvo que las diferencias son evidentes, pues su «mot vedette» es «NTH NEUQUEN TOWER HOTEL», cuyo significado fue ya descripto al referirse a su interés legítimo, mientras que las siglas «NH» de la marca oponente componen una denominación de fantasía, carente de significado.

II.- A fs. 71/75 vta.contestó la demanda NH Hoteles S.A., sociedad constituida en España, para negar, en primer término, los hechos y desconocer los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

Aseveró que la categoría de los hoteles NH es de cuatro estrellas, por lo que ambas marcas competirían en el mismo mercado, y que la supuesta corona n hace más que confirmar que «NTH» y «NH» pertenecen al mismo segmento «marketinero».

Aseguró que ninguno de los elementos que conforman la marca que pretende registrar la actora son claramente distintivos y que del conjunto surge en forma prerreflexiva que la sigla «NTH» es confundible con «NH».

Expresó que basta escribir en el buscador de Google las siglas «NH» para encontrar que solamente en las 10 primeras páginas el 90% de los resultados se refieren al Hotel NH, lo cual demuestra su notoriedad no sólo en la Argentina, sino a nivel mundial, pues «NH» posee 400 hoteles en todo el mundo y en nuestro país 11.

III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 237/240, rechazó la demanda, imponiendo las costas a la actora vencida.

IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionante (fs. 273/78 vta.), cuyos

agravios lucen a fs. 281/83 vta., los que fueran contestados a fs. 318/28 vta. Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 246 y vta., 248, 250, 254, 255 y 256) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el señor Juez «a quo» da por hecho que la marca de la demandada es notoria; b) el magistrado considera que «NH» es una «mot vedette» de la marca demandada, mientras que entiende que los aditamentos de su conjunto marcario no lo dotan de suficiente capacidad distintiva; c) el señor Juez de primera instancia realiza un cotejo arbitrario e incorrecto, tomando solamente un elemento de su marca:»NTH», y d) la sentencia considera la posibilidad de una confusión indirecta.

VI.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo «conducente» para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin considerarme constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio «calificadas según correspondiere por ley» (art. 164, inc. 6°, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Digesto Jurídico Argentino).

VII.- El conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca «NTH NEUQUEN TOWER HOTEL», cuyo registro pretende la actora, es confundible con la marca «NH HOTELES», cuya titularidad corresponde a la accionada.

Para ello debo recordar que la marca «NH HOTELES» constituye un clásico en el ámbito de la actividad hotelera de notoriedad evidente, que excede al público que viaja por el mundo, por cuanto su nombre puede ser reconocido por el público consumidor en general que lee revistas, pasea por la calle o transita por rutas.

Advierto, además, que ambas marcas están constituidas por siglas en las cuales la primera letra (N) y la última (H), de primordial importancia fonética, son idénticas.Sólo difieren en la letra del medio que posee la marca en cuestión («T»), la cual, en verdad, parece insuficiente para establecer distingos apreciables, en especial por su ubicación, pues la letra escogida resulta opacada por la pronunciación de las otras. La coincidencia plena se da, entonces, en el comienzo de los signos, es decir en el lugar al que se la ha asignado más importancia en el cotejo (conf. Sala II, causas 9082 del 12.5.70; 3262 del 20.8.74; 4378 del 27.7.76; 361 del 27.3.81; 8013 del 26.2.91; 8292/92 del 24.4.93; 2209/93 del 8.07.93, etc.).

La aproximación en el plano fonético, entonces, es notoria, sin que la conclusión que deriva de esta circunstancia resulte menoscabada por el hecho de que las letras elegidas constituyan las siglas del nombre del hotel neuquino (argumento que ensaya la actora en ocasión de realizar el cotejo en el plano ideológico), en especial cuando en el plano gráfico no se aportan elementos distintivos que logren evitar la confundibilidad que alega la demandada.

No me parece ocioso recordar, a esta altura, que basta la confundibilidad en alguno de los tres planos tradicionales en que se practica la confrontación marcaria -gráfico, fonético o ideológico-conceptual- para que sea procedente vedar la concurrencia de las marcas; ello, en razón de que la finalidad de la ley es no sólo proteger el comercio honesto sino también tutelar los intereses del público consumidor (confr. Fallos: 272:290; 279:150 y 9614/02, entre otros). Bien ha sido señalado, en esta orientación, que «El espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión» (confr. OTAMENDI J., «Derecho de Marcas», 2ª ed., pág.156). Y el juicio prudencial sobre la confundibilidad o inconfundibilidad de las marcas encontradas debe ser el fruto de una valoración cuidadosa de los antecedentes que le dan su connotación particular al proceso, de manera que la respuesta jurídica no provenga de un cotejo teórico de los signos desnudos, sino de la apreciación realizada con prudente razonabilidad del conjunto de circunstancias que singularizan el caso, como ser: naturaleza de los productos o servicios a distinguir; peculiaridades del público consumidor; adecuada ubicación de los signos cuando uno o los dos se integran con partículas (raíces o desinencias) de «uso común» en la clase; coexistencia de las marcas en el mercado y no tan sólo de orden puramente registral; uso -breve, moderado o intenso- del signo; caracteres de la marca desde el punto de vista de su poder distintivo intrínseco; valoración de la función que cumple el signo y de sus cualidades (v.gr. «marcas notorias», «marcas de defensa»); convivencia con las marcas de terceros más o menos semejantes; alzamiento contra los propios actos; observancia de las reglas específicas de las marcas mixtas (combinación de palabras y colores, o de colores exclusiv amente; proximidad, identidad o distancia existente entre los productos a distinguir; protección más o menos intensa de una marca en función de su mayor o menor «capacidad distintiva»; justa consideración de las denominadas «marcas débiles», etc. Análisis el indicado que será requerido, total o parcialmente, según la entidad del conflicto, de sus antecedentes y del aporte probatorio que realicen las contendientes (conf. Sala II, causa 9614/02 del 24.7.08).

Quiero destacar, asimismo, que la noción tradicional de notoriedad de la jurisprudencia argentina (conf. en este sentido esta Sala, causa n° 3956 del 23.5.86 «Christian Dior»), está más próxima a la noción actual de «marca famosa» de la doctrina norteamericana o de «marca de alto renombre» de la doctrina francesa (conf. Corte de Apelaciones de París, causa «S.A. Éditions Concorde c/ S.A.del Hotels Concorde» del 17.1.96, Recueil Dalloz, 1996, IR, pág. 67). Este concepto aparece en el artículo 9°, apartado 6, del Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen («marcas que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional») y en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva Europea 89/104/CEE del 21/12/1989. El aprovechamiento indebido de la reputación ajena y la dilución o el aguamiento del signo de alto poder distintivo, han justificado por sí solos la extensión de la protección más allá de la especialidad, incluso en el caso de marcas que sean conocidas sólo en sectores específicos (conf. Sala II, voto del doctor Eduardo Vocos Conesa en la causa N° 4772/00 «Stanton & Cia. S.A. c/ I.N.P.I» del 21.3.02).

Ello así, en el caso que me ocupa advierto que no existe una diferencia sustancial en la marca cuyo registro pretende la actora y no descarto un aprovechamiento indebido de la reputación de lamarca de la oponente.

Considero que en el presente caso debe atenderse al interés legítimo que le asiste a una persona física que ha alcanzado renombre y prestigio en el desarrollo de una actividad comercial, a que se le reconozca el derecho a oponerse al registro de una marca con marcadas semejanzas con la suya y con su nombre comercial.

VIII.- Por los fundamentos expuestos, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la actora, que ha resultado vencida (art. 70, primera parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación DJA).

La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a la actora recurrente (art.70, primera parte, DJA).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, confirmase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte demandada, doctores Ángel Daniel Vergara del Carril, Carlos V. Castrillo y Fernando Noetinger, desde que sólo fueron apelados por bajos. Asimismo confírmase los emolumentos de los letrados de la actora, doctores Eduardo Marcelo Bottacchi, María José González Mella y María Verónica Cima, también desde que sólo fueron apelados por bajos (arts. 6, 9, 10, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432, texto anterior al DJA).

Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios del doctor Fernando Noetinger en la suma de ($.). Asimismo fijase en las sumas de ($.) y de ($.) los emolumentos de los doctores Eduardo Marcelo Bottacchi y María José González Mella, respectivamente (art. 14 del arancel vigente, texto anterior DJA).

El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

María Susana Najurieta

Ricardo Víctor Guarinoni

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