Partes: BA Mall S.R.L. c/ Outfit7 Limited s/ apelación de resolución administrativa acumuladas a las causas 21.095/22, 21.096/22, 21.099/22, 21.104/22, 21.108/22, 21.114/22 y 21.118/22
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: III
Fecha: 26 de octubre de 2023
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-147034-AR|MJJ147034|MJJ147034
Se declara infundada la oposición al registro de la marca pues la coexistencia de ambas no permite la posibilidad de confusión directa ni indirecta que lesione los intereses del público consumidor, ni las buenas prácticas comerciales.
Sumario:
1.-Todo vez que los signos aquí enfrentados se encuentran claramente diferenciados en los tres planos del cotejo, la solución no puede ser otra que la de admitir la coexistencia de las marcas pues no existe posibilidad de confusión directa ni indirecta que lesione los intereses del público consumidor, ni las buenas prácticas comerciales, cuya protección constituye la finalidad de la ley de marcas, tal como acertadamente se decidió en la resolución apelada.
2.-Se juzga que la actora ha cumplido con la exigencia del art. 4 de la Ley 22.362, pues no cabe duda de que se trata de una conocida empresa extranjera dedicada a la construcción, reforma y reparación de redes y cuyo interés aparecería concentrado evidentemente en el logro de la registración misma, a partir de la cual podría designar sus productos en el mercado, postura que se reafirma con el hecho de que, según puede corroborarse con una simple búsqueda en la web, posee numerosas marcas concedidas en el país en las diversas clases del nomenclador y realiza un intenso uso de su marca en el extranjero.
3.-Los elementos agregados por la solicitante resultan suficientemente aptos para crear un signo dotado de capacidad distintiva con referencia a la marca oponente; en efecto, gráficamente al confrontar las marcas en disputa observo que ellas tienen una diferente estructura: las del oponente es denominativa en un caso (TOM OPEN MALL), mientras que la otra es mixta y está constituida por la palabra TOM dividida en la mitad por la voz TORTUGA OPEN MALL.
4.-Toda vez que, efectivamente la partícula TOM, ya sea en forma aislada o formando parte de un conjunto, reviste el carácter de ingrediente de uso común, se trata de un elemento débil que no puede ser monopolizado.
5.-Siendo la marca débil, lo que se puede pretender es el derecho a usarla sin aditamentos, mas no su monopolio, por lo que se equivoca la recurrente al pretender agraviarse sobre la base de que el nombre por el cual se reconoce su marca es ‘TOM’, ya que de permitirle el empleo de dicha voz se le estaría otorgando un privilegio sobre un aspecto de uso general; máxime siendo que lo que constituye la marca no es el elemento TOM en forma aislada sino el conjunto.
6.-El concepto de ‘interés legítimo’ debe ser interpretado en forma amplia pues no sólo abarca los intereses de índole patrimonial sino también aquellos que exceden esa dimensión; en efecto, en la actualidad no hay un universo estanco de personas habilitadas para pedir la inscripción, como era el caso de los industriales, comerciantes y agricultores contemplados en la ley anterior (art. 6 de la Ley 3975) y sólo cabe rechazar las solicitudes meramente especulativas, es decir, aquellas que no se correspondan con un interés genuino en el ámbito comercial, empresarial, artístico o deportivo.
Fallo:
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos enunciados en el epígrafe y, de acuerdo al orden de sorteo el señor juez Fernando A.
Uriarte dijo:
I. El Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, mediante disposición n° DI-2022-294-APN-DNM#INPI del 3 de noviembre de 2022, declaró infundadas las oposiciones que interpusiera BA MALL SRL al registro de la marca mixta TALKING TOM AND FRIENDS en las clases 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 del nomenclador.
Contra dicha resolución, la parte actora interpuso siete recursos directos (art. 17 de la ley 22.362), en cuyos fundamentos expuso los siguientes cuestionamientos: a) que el dictámen no haya hecho mérito de la confundibilidad visual, la cual resulta incontrovertible.En este orden de ideas, afirma que la palabra TOM es la que se encuentra destacada en los signos enfrentados pues constituye el elemento relevante de los signos; b) al realizar la comparación de los signos, cuestiona que se hiciera hincapié en que la palabra de la cual coparticipan es de uso común pues los signos son confundibles, como así también, que los restos de los términos presentes en la denominación solicitada tengan suficiente distintividad; c) resalta que para el público en general ambas locuciones no tendrían significado, por lo tanto, lo que repercute en la mente es la palabra TOM, y d) que no se haya expedido sobre la falta de interés legítimo.
Radicadas las actuaciones en esta Sala, se decretó la conexidad de las causas 21.095/22, 21.096/22, 21.099/22, 21.104/22, 21108/22, 21.114/22 y 21.118/22 (ver resolución del 16/2/23). Se le corrió vista al Fiscal General, quien dictaminó que no se observaban obstáculos para declarar la admisibilidad formal de la apelación (ver dictamen de fecha 17/5/23). Corrido el traslado pertinente, la oponente contestó mediante el escrito presentado el 24 de agosto de 2023.
II. Dicho esto, corresponde efectuar un repaso de las constancias acreditadas de la causa.
En tal sentido, con fecha 13 de diciembre de 2016, Outfit7 Limited, solicitó el registro de la marca mixta TALKING TOM AND FRIENDS, para proteger todos los productos en las clases 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 del nomenclador (actas nº 3.566.037, 3.566.038, 3.566.039, 3.566.040, 3.566.041, 3.566.042 y 3.566.043).
Contra dicha solicitud se opuso BA MALL SRL cuestionando el interés legítimo y por estimar que resultaba confundible con sus signos TOM OPEN MALL y TOM TORTUGAS OPEN MALL, inscriptos en los renglones 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45 del nomenclador.
Cumplido el plazo previsto por el art.16 de la ley 22.362, aquella mantuvo la oposición, amplió sus fundamentos y ofreció prueba. Fundó su protesta en que posee una considerable cantidad de marcas que se centran sobre el término TOM, siendo, en consecuencia, la ‘mot vedette’ de una familia marcaria de su propiedad. Negó el interés legítimo de la solicitante. Destacó que la solicitante es una empresa dedicada a la construcción, reforma y reparación de redes y su representada se encuentra a cargo de la explotación del shopping Tortugas Open Mall, habiendo convertido su voz en una marca de reconocido prestigio. Fundamentó los motivos por los cuales considera que se trata de marcas confundibles en los tres planos del cotejo, remarcando que en un conflicto marcario goza de preeminencia la marca registrada frente a la solicitud que es un mero derecho en expectativa.
Corrido el traslado previsto por el art. 2° del Anexo I (P-183) a la solicitante, la misma lo contestó en tiempo y forma, requiriendo se declare infundada la oposición. Manifestó que su mandante es una marca notoria vinculada desde hace muchos años al área del entretenimiento general.Afirmó como circunstancia adjetiva a tener en cuenta que la palabra coparticipada es de uso común e invocó que la marca opositora se describe a si misma identificando el servicio que ofrece, por lo que es claramente diferenciable de los servicios que ofrece la solicitante.
Abierta la causa a prueba, se agregó la documental aportada por las partes, se ordenaron las constataciones pertinentes que dan cuenta de la titularidad y vigencia de las marcas en las que se fundó la oposición y de las del solicitante y se desestimó las pruebas informativas, pericial contable y testimonial por resultar innecesarias.
Clausurado el período de prueba y vencido el plazo que les fuera otorgado a ambas partes, únicamente la solicitante hizo uso de la facultad de brindar sus argumentos finales, en los que merituó la prueba producida y ahondó sobre los fundamentos desarrollados en su escrito de contestación de traslado del mantenimiento de oposición, momento a partir del cual las actuaciones quedaron en condiciones de declarar fundada o infundada la oposición formulada.
Con fecha 29 de agosto de 2022, los asesores legales intervinientes de la Dirección Nacional de Marcas, emitieron el dictamen IF-2022-90255608-APN-DNM#INPI que pusieron a consideración del Director General de Marcas, mediante el cual aconsejaron declarar infundadas las oposiciones presentadas BA MALL SRL contra la solicitud de la marca mixta ‘TALKING TOM AND FRIENDS’ para proteger todos los productos en las clases 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 del nomenclador. Finalmente, el 3 de noviembre de 2022 el Director Nacional de Marcas dictó la disposición n° DI-2022-294-APN-DNM#INPI mediante la cual, compartiendo lo dictaminado, declaró infundada la oposición.
III. Primeramente, como expresé anteriormente, el oponente, entre otros argumentos, basó los fundamentos de su oposición en negar el interés legítimo del solicitante.En consecuencia, toda vez que es cierto, como aduce la recurrente en la queja individualizada con la letra d, que la resolución impugnada omitió pronunciarse en forma expresa y específica al respecto, se impone aquí dar respuesta al planteo (art 278 del Código Procesal).
Recuerdo que el concepto de ‘interés legítimo’ debe ser interpretado en forma amplia pues no sólo abarca los intereses de índole patrimonial sino también aquellos que exceden esa dimensión.
En varios precedentes esta Cámara ha puesto de relieve la progresiva flexibilización que ese concepto experimentó a lo largo del tiempo (art. 4 de la ley 22.362; Sala 1, causas 10921/09 del 28/06/18 y 1901 /18 del 18/11/21 y esta Sala, causa 6461/06 del 27/12/12, entre muchas otras). En la actualidad no hay un universo estanco de personas habilitadas para pedir la inscripción, como era el caso de los industriales, comerciantes y agricultores contemplados en la ley anterior (art. 6 de la ley 3975). Sólo cabe rechazar las solicitudes meramente especulativas, es decir, aquellas que no se correspondan con un interés genuino en el ámbito comercial, empresarial, artístico o deportivo (conf esta Sala, causa 8890/11 del 11/02/21 y sus citas).
En la especie, entiendo que la actora ha cumplido con la exigencia del art. 4 de la ley 22.362, pues no cabe duda de que se trata de una conocida empresa extranjera dedicada a la construcción, reforma y reparación de redes y cuyo interés aparecería concentrado evidentemente en el logro de la registración misma, a partir de la cual podría designar sus productos en el mercado. Reafirma esta postura, el hecho de que, según puede corroborarse con una simple búsqueda en la web, posee numerosas marcas concedidas en el país en las diversas clases del nomenclador y realiza un intenso uso de su marca en el extranjero.
IV.Seguidamente, se impone analizar el agravio vinculado con la confundibilidad de las marcas (TALKING TOM AND FRIENDS vs TOM OPEN MALL y TOM TORTUGAS OPEN MALL).
Como se ha resuelto en numerosas oportunidades, las marcas en pugna han de ser comparadas en forma sucesiva y no simultánea, sin artificiales desmembraciones, tal como ellas fueron solicitadas y concedidas, colocándose en el lugar de los potenciales adquirentes de los artículos de que se trata (conf. esta Sala, causa 10.530/02 del 5/11/08; Sala 1, causas 587/97 del 14/3/00, 4675/07 del 16/9/10 y 10.035/06 del 30/12/14). También se he señalado (Sala 1, causa 127/2016 del 12/4/22), que en el caso de un conflicto que tiene como centro una discusión sobre confundibilidad el análisis debe atenerse a las particularidades concretas de la especie, siguiendo un razonamiento circunstanciado respecto del conjunto de los aspectos que conforman el conflicto, sin olvidar que una marca tiene por finalidad el amparo de las actividades económicas a que se refiere o individualiza, procurando amparar el esfuerzo del hombre y la protección de las buenas prácticas comerciales y evitando la competencia desleal en la producción o circulación de la riqueza (conf. Corte Suprema, doctrina de Fallos 163: 5, 183: 228 y 259:282, y muchos otros). Ciertamente, debe ser evaluado el alcance con que las marcas han sido solicitadas y concedidas, el impacto de la eventual coexistencia de los signos enfrentados en el público consumidor, según las particularidades de este público, como así también otras razones de interés general que hacen al espíritu de la legislación marcaria.
V. Dicho esto, comparto con el dictamen del INPI que efectivamente la partícula TOM, ya sea en forma aislada o formando parte de un conjunto, reviste el carácter de ingrediente de uso común y, por lo tanto, se trata de un elemento débil que no puede ser monopolizado.Cabe recordar en este punto que se ha resuelto que siendo la marca débil, lo que se puede pretender es el derecho a usarla sin aditamentos, mas no su monopolio (conf. esta Sala, causa 8.848/01 de 15/7/08). Consecuentemente, se equivoca la recurrente al pretender agraviarse sobre la base de que el nombre por el cual se reconoce su marca es ‘TOM’ (agravios individualizados como letra a y b), ya que de permitirle el empleo de dicha voz se le estarí a otorgando un privilegio sobre un aspecto de uso general. En este orden de ideas, debo agregar que lo que constituye la marca no es el elemento TOM en forma aislada sino el conjunto.
VI. Como expresé el problema se traslada, pues, a evaluar la fuerza diferenciadora del aditamento que lo aleja de la asociación con los registros anteriores, dando como resultado un signo de originalidad suficiente, insusceptible de producir el recuerdo de la marca opuesta. Es obvio que, compartiendo ambas marcas el vocablo TOM (de uso común), una cierta semejanza es inevitable que presenten. Pero ella no es decisiva si el elemento no común es juzgado como un factor suficiente para originar un conjunto dotado de personalidad bastante y con aptitud para distinguirlo del signo de la oponente.
Sobre este punto, comparto lo decidido por el órgano administrativo en la resolución impugnada quien destacó que los elementos agregados por la solicitante resultaban suficientemente aptos para crear un signo dotado de capacidad distintiva con referencia a la marca oponente. En efecto, gráficamente al confrontar las marcas en disputa observo que ellas tienen una diferente estructura: las del oponente es denominativa en un caso (TOM OPEN MALL), mientras que la otra es mixta y está constituida por la palabra TOM dividida en la mitad por la voz TORTUGA OPEN MALL.La del solicitante es mixta y la voz coparticipada posee arriba la expresión TALKING y abajo AND FRIENDS (ver facsímil transcripto en la resolución impugnada).
A las diferencias apuntadas se le agrega otra en el plano fonético puesto que la semejanza que podrían poseer los conjuntos por la coparticipación de la porción TOM se diluye ya que los ingredientes no comunes no comparten ninguna letra y tampoco hay posibilidades de confusión pues la pronunciación de ambas marcas es bien distinta.
Continuando con el análisis de los signos en el plano conceptual o ideológico, los planteos efectuados por la recurrente (individualizado con la letra c) no tienen entidad para modificar la decisión adoptada. Al respecto, la diferencia resulta muy clara ya que la expresión en idioma inglés ‘Open Mall’ es tan difundida que tiene para la gente un claro sentido evocativo pues alude a un centro comercial abierto y si bien es cierto que no ocurre lo mismo con ‘TALKING TOM AND FRIENDS’ ya que mucha gente puede ignorar que significa ‘hablando Tom y amigos’ en inglés, basta que uno de los términos tenga significado semántico para constituir una diferencia conceptual apreciable, aunque el otro se considere un signo de fantasía.
En suma, todo vez que los signos aquí enfrentados se encuentran claramente diferenciados en los tres planos del cotejo, la solución no puede ser otra que la de admitir la coexistencia de las marcas pues no existe posibilidad de confusión directa ni indirecta que lesione los intereses del público consumidor, ni las buenas prácticas comerciales, cuya protección constituye la finalidad de la ley de marcas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 279:150, 310:735 y 314 :1048, entre muchos otros), tal como acertadamente se decidió en la resolución apelada.
VII.Por último, si bien lo expuesto es suficiente para confirmar la disposición impugnada, destaco que la empresa creadora del signo solicitado es una multinacional que se ha sabido posicionar en el mercado internacional a través de aplicaciones y dispositivos portables mediante sus personajes y más precisamente de la mano del reconocido ‘TALKING TOM’. Por su parte, la recurrente utiliza su denominación para identificar un centro comercial de la zona norte.
Esta circunstancia condiciona la comercialización de los productos identificables con las marcas en pugna ya que es difícil de imaginar que las aplicaciones identificadas con la designacion solicitada pueda ser asociada a la empresa oponente. Esta Cámara ha sostenido que, entre las distintas pautas a considerar para resolver sobre la existencia de confundibilidad directa o indirecta entre las marcas en conflicto se encuentra el modo en que se comercializan los productos, ya que él ilustra sobre las vías en que ellos son ofrecidos al público y, por consiguiente, la manera en que los consumidores los eligen.
Por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la disposición del Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial n° DI-2022-294-APN-DNM#INPI, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la firma BA MALL SRL contra la solicitud de la marca mixta TALKING TOM AND FRIENDS en las clases 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 del nomenclador.
Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Así voto Los señores jueces Guillermo Alberto Antelo y Eduardo Daniel Gottardi, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
Julio César García Villalonga Secretario de Cámara Buenos Aires, 26 de octubre de 2023.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:confirmar la disposición del Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial n° DI-2022-294-APN-DNM#INPI, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentadas por BA MALL SRL contra la solicitud de marca la solicitud de la marca mixta TALKING TOM AND FRIENDS en las clases 9, 16, 25, 28, 35, 41 y 42 del nomenclador. Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Los señores jueces Fernando A. Uriarte y Eduardo Daniel Gottardi dicen:
Por las labores realizadas en la Alzada, valorando las tareas llevadas a cabo y el resultado obtenido y el numero de clases involucradas, se regulan los honorarios de la doctora Maria Verónica Cima en la cantidad de . UMAS, equivalente a la fecha a la suma de . pesos y los de los doctores Gustavo Aníbal Sena y Marcelo Saavedra en . y . UMAS equivalentes a la fecha en 177.611 pesos y . pesos, respectivamente (art. 30 de la ley 27.423 y Res.S.G.A. CSJN 2722/23).
El señor juez Guillermo Alberto Antelo dice:
Dejo a salvo mi opinión expuesta en los procesos tramitados en la Sala 3 en lo que respecta a la regulación de honorarios en las causas marcarias (ver causas ‘Valydar’ n° 7288/03 del 20/05/2010 y ‘Nova’ n° 5794/11 del 31/10/2017).
Regístrese, notifíquese, publíquese y agréguese una copia en las causas conexas y archívese.
Fernando A. Uriarte
Guillermo A. Antelo Eduardo D. Gottardi