Se admite el registro marcario, pues los sectores del mercado explotados por cada litigante pertenecen a un tipo de consumidor más informado

Partes: Nova S.A. c/ Brascorp S.A. s/ cese de oposición al registro de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 31-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-110006-AR | MJJ110006 | MJJ110006

Se admite el registro del signo marcario OPTIONS, pues los sectores del mercado explotados por cada litigante pertenecen a un tipo de consumidor más informado que supera el estándar promedio y de ahí, que no quepa dar por sentado que el particular pueda incurrir en confusión indirecta.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda mediante la cual se solicitó el registro del signo ‘OPTIONS’, pues el actor no quiere registrar dicha marca en toda la clase 5 sino, únicamente, para distinguir los productos y servicios que tengan que ver con la ‘destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas’, es decir, que el principio de especialidad jugaría, no ya con todo el renglón del nomenclador sino con una parte de él; en cambio, la oponente tiene su signo registrado en toda la clase 31 que abarca ‘Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta’ entonces los sectores del mercado explotados por cada litigante pertenecen a un tipo de consumidor más informado que supera el estándar promedio y de ahí, que no quepa dar por sentado que el particular pueda incurrir en confusión indirecta, máxime considerando la trayectoria de cada empresa.

2.-El principio de especialidad limita el marco de protección que la ley le dispensa al propietario de la marca (arts. 1 , 3 inc. a y b , 4 y 10 de la Ley 22.362 y arts. 1 , 11 , 12, 24 y 28 del Dec. 558/81) y las distintas clases contenidas en la nomenclatura que prevé la reglamentación (art. 1 del Dec. 558/81) representan ese límite que hace a la buena organización del Registro, tal división se ha formado siguiendo diversos criterios con el objeto de sentar parámetros relativamente objetivos que sirvan a los propósitos de la ley; pero nada obsta a que, en determinados supuestos, ella pueda ser dejada de lado si su acatamiento contradice dichos propósitos.

3.-El principio de especialidad es operativo per se, por ello quien pretenda estar al margen de él debe demostrar que se encuentra en uno de esos supuestos. Se trata de una de las reglas concernientes a la prueba del hecho controvertido que hace a la posición jurídica de una de las partes.

4.-Las oposiciones infundadas al registro de una marca contradicen uno de los fines de la ley marcaria, cual es el de fomentar el desarrollo de la industria y el comercio lícitos y el uso continuado del signo cuyo registro se solicita genera una clientela digna de amparo legal salvo que el interesado acredite hechos puntuales de confusión.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Nova S.A. c/ Brascorp S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo:

I. La firma NOVA S.A. (“Nova”) solicitó el registro del signo “OPTIONS” dentro de la clase 5 del Nomenclador Internacional (acta n° 2.894.873, denominativa) sólo para distinguir “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas” (fs. 1 y 9). A ello se opuso BRASCORP S.A. (“Brascorp”) por considerar que existía peligro de confusión con su marca “OPTION” inscripta en la clase 31 (registro n° 1.934.092).

Agotada sin éxito la mediación judicial, Nova demandó a Brascorp con el objeto de que se declarara infundada la oposición referida (fs. 16/vta. y 72/82).

La demandada compareció y contestó la demanda manteniendo su protesta y ampliando los fundamentos de ella. Agregó, en suma, que la confundibilidad de los signos se acentuaba si se tenía en cuenta la explotación de su marca “OPTION BRASCORP” (acta n° 2.401.481) registrada en la clase 5 para distinguir “productos farmacéuticos para uso veterinario” (fs. 118/124).

II. El señor juez de primera instancia rechazó la demanda con costas (fs. 367/371). Entendió el magistrado que correspondía dejar de lado el principio de especialidad, habida cuenta de que los productos distinguidos por una y otra marca estaban relacionados y compartían los mismos canales de comercialización. Seguidamente, llegó a la conclusión de que la similitud entre los conjuntos era evidente y, por ende, también el peligro de asociarlos.

Contra dicho pronunciamiento apeló la actora (fs. 372 y auto de concesión de fs. 373), quien expresó agravios a fs. 382/390, dando lugar a la réplica de fs.392/395vta.

Los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios que serán tratados al finalizar el presente Acuerdo, siempre que el resultado lo justifique (art. 279 del Código Procesal).

III. Los agravios de la recurrente se centran en los siguientes aspectos: a) la solicitud de la marca “OPTION BRASCORP” -concedida para distinguir productos farmacéuticos para uso veterinario dentro de la clase 5- fue presentada con posterioridad a la suya, por lo que no puede ser tenida en cuenta para resolver el presente litigio; b) la aplicación del principio de especialidad conduce al acogimiento de la demanda porque no hay ninguna circunstancia que justifique soslayarlo.

IV. A fin de tratar adecuadamente las quejas de la apelante, cabe efectuar una breve reseña de la actividad de uno y otro litigante.

En autos está probado que Nova es una empresa de capital argentino que opera desde hace más de veinticinco años en el mercado agropecuario dedicándose al tratamiento de semillas. Elabora productos como coadyuvantes, curasemillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y producidos biológicos -inoculantes y bioestimulantes- (fs. 73/74, punto II, documental de fs. 58/68, y lo que surge de la pericia informática de fs. 260/261). Su solicitud del registro de la marca “OPTIONS” data del 16 de febrero de 2009 y, después de la oposición de la demandada, fue circunscripta a “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”. Es utilizada, específicamente, para individualizar un fungicida para el tratamiento de semillas de soja que se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal desde el 28/10/2010 (fs. 3, 10, 65, 69 y 173).

Por su parte, Brascorp es una firma dedicada a la nutrición animal que cuenta con una significativa cantidad de años de investigación y desarrollo en el ámbito de productos para pequeños y grandes animales. Explota dos signos: “OPTION”-para distinguir pipetas para perros y gatos, curabicheras, insecticidas de uso ambiental y aditivos para consumo animal- y “OPTION BRASCORP- que protege solamente “productos farmacéuticos para uso veterinario” (conf.lo manifestado por la demandada a fs. 122/vta., documental de fs. 101/117 y originales reservados a fs. 125 que tengo a la vista, y lo que surge de la pericia informática de fs. 257). Por lo visto, la primera está registrada en una clase distinta de la marca solicitante, en tanto que el registro de la segunda, fue pedido después que el de la actora, lo que lleva a excluirla del cotejo (arts. 3, inciso a, y 8 de la ley 22.362; Fallos: 244:371).

Definido lo anterior, corresponde ordenar el examen del recurso atendiendo al planteo del actor basado en el respeto del principio de especialidad.

Como es sabido, el principio mentado limita el marco de protección que la ley le dispensa al propietario de la marca (artículos 1, 3 incisos a y b, 4 y 10 de la ley 22.362 y artículos 1, 11, 12, 24 y 28 del decreto 558/81). Las distintas clases contenidas en la nomenclatura que prevé la reglamentación (art. 1 del decreto 558/81) representan ese límite que hace a la buena organización del Registro. Tal división se ha formado siguiendo diversos criterios con el objeto de sentar parámetros relativamente objetivos que sirvan a los propósitos de la ley; pero nada obsta a que, en determinados supuestos, ella pueda ser dejada de lado si su acatamiento contradice dichos propósitos (Bertone, Luis Eduardo – Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, Editorial Heliasta S.R.L., 2003, Tomo I, pág. 99; esta Sala, causa n° 3871/98 del 13/05/2004 y sus citas). Como el principio es operativo per se, quien pretenda estar al margen de él debe demostrar que se encuentra en uno de esos supuestos. Se trata de una de las reglas concernientes a la prueba del hecho controvertido que hace a la posición jurídica de una de las partes (art. 379 del Código Procesal; Carnelutti, Francesco, La prueba civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1982, págs. 15 a 18 y págs.26 a 30).

En otras palabras, cuando los signos enfrentados se encuentran en distintos renglones del nomenclador, no es la mera similitud entre ellos lo que determina la solución de la controversia -aun cuando se aproxime al mayor grado de identificación- pues la experiencia indica que existen centenares de marcas similares o idénticas a otras que están registradas en clases diferentes. Lo relevante es poner en crisis el principio de especialidad en el caso concreto probando, por ejemplo, que los productos o servicios se venden u ofrecen en los mismos locales, que el mercado al que están destinados comparte el mismo nivel de información y que, por ello, los consumidores pueden quedar expuestos a confusión al asignarles un origen común (Bertone-Cabanellas, ob. y lug. cit.).

Volviendo al sub lite, recuerdo que el actor no quiere registrar “OPTIONS” en toda la clase 5 sino, únicamente, para distinguir los productos y servicios que tengan que ver con la “destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”. Es decir, que el principio de especialidad jugaría, no ya con todo el renglón del nomenclador sino con una parte de él. En cambio, la oponente tiene su signo registrado en toda la clase 31 que abarca “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta” (conf. decreto 558/81, publicado en el B.O. 31/3/81).

En ese cuadro de situación, le incumbía a la firma demandada acreditar las circunstancias que justificaban apartarse del principio, y lo cierto es que no lo ha hecho.En efecto, de autos no surge cuáles son los canales de comercialización de las empresas, ni el modo en que cada una realiza su oferta de venta; tampoco se sabe a qué sector del mercado la dirigen, hecho este de capital importancia para orientar al magistrado sobre la probabilidad de confusión (Sala única, causa n° 3522 “Bernalesa SRL c/ Roel” del 6/6/67; Sala I, causa n° 710 “Paulista S.A. c/ Productos Stani S.A., del 22/10/81). Es que, cuando se trata de artículos de consumo general, el público es normal, lúcido y con moderada desconfianza (Sala II, causas n° 1997 “M. y T. Chemical Inc. c/ Arlistán S.A., del 11/5/73 y n° 3118 “Textiles Tala S.A. c/ Sudamtex S.A. Textil Sudamericana” del 16/12/74); pero a medida que se los artículos se vuelven más específicos o sofisticados (v.gr. medicamentos, cosmética, equipamiento de alta tecnología, etc.), el comprador se informa mas extensa y profundamente sobre las opciones que se le brindan, lo que diluye, en términos generales, el riesgo de que se confunda por una decisión apresurada. Ahora bien, el dueño de un animal doméstico se instruye adecuadamente sobre la alimentación los fármacos que debe adquirir para su mascota; ni qué decir sobre los propietarios de granjas y administradores de establecimientos agropecuarios en lo tocante a los productos para sus animales (consultar la página de la demandada http://www.brascorp.com.ar/farmacos.php). Similar conclusión cabe para el caso del comprador de semillas y plaguicidas (ver información en http://laboratorios-nova.com/web/peleteo). Quiere decir que los sectores del mercado explotados por cada litigante pertenecen a un tipo de consumidor más informado que supera el estándar promedio.De ahí, que no quepa dar por sentado que el particular pueda incurrir en confusión indirecta, máxime considerando la trayectoria de cada empresa.

En virtud de lo expuesto, considero que las conclusiones a las que arribó el juez de grado en los considerandos 3 y 4 de su pronunciamiento (fs. 369/370) no se corresponden con la prueba producida (doctrina de Fallos: 240:160; 247:158; 248:625; 257:301, entre muchos otros).

V. Otro aspecto importante que debilita la oposición formulada por Brascorp es la explotación marcaria de “OPTION” por parte de la actora a lo largo del tiempo, sin que su adversaria haya probado el acaecimiento de situaciones e quívocas que fuesen en detrimento de sus derechos (http://laboratorios-nova.com/web/pack/options-pack). En ese sentido, esta Cámara ha señalado que la coexistencia de las marcas enfrentadas durante un lapso prolongado es la mejor prueba de que no son confundibles (esta Sala causas n° 4672/05 del 2/02/10, n° 546/08 del 24/04/14, n° 1558/12 del 6/07/16, entre otras).

Es preciso consignar que las oposiciones infundadas contradicen uno de los fines de la ley marcaria, cual es el de fomentar el desarrollo de la industria y el comercio lícitos. El uso continuado del signo cuyo registro se solicita genera una clientela digna de amparo legal salvo que el interesado acredite hechos puntuales de confusión, extremo este no verificado en la causa (esta Sala, causa n° 17.699/94 del 10/11/98).

Por ello, juzgo que el fallo debe ser revocado y la demanda admitida, con costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68, primer párrafo y 279 del Código Procesal).

Así voto.

Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, 31 de octubre de 2017.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y admitir la demanda.Costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Por la manera en que se resuelve corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de realizada por el juez de primera instancia y fijar los de los profesionales intervinientes en ambas instancias (art. 279 del Código Procesal).

Primera instancia: teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios -que ha sido recientemente actualizada- (ver causas “Asociación Argentina de Fomento Equino” n° 8027/07 del 1/07/14 y “4Life” n° 6224/10 del 10/07/14); la naturaleza del proceso (fs. 83); las etapas efectivamente cumplidas; el resultado obtenido; el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada por los profesionales y el carácter de la actuación, se regula a favor de los letrados de la parte actora, doctores José María Vicetto -apoderado- y Juan Bautista Vicetto -patrocinante-, las sumas de $. y $., respectivamente, y de la demandada, doctora Natalia Montes-que actuó en doble carácter-, la suma de $.(arts. 6, 7, 11, 37 y 38 de la Ley de Arancel).

En atención a las cuestiones que fueron sometidas a estudio del experto designado en autos, a la calidad y extensión de su dictamen, se regula a favor del perito informático Diego Bermúdez Golirelli, la suma de $.

Segunda instancia: todos los letrados actuaron manteniendo el carácter que tuvieron en primera instancia, atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor de los letrados de la parte actora, doctores José María Vicetto y Juan Bautista Vicetto, las sumas de $. y $., respectivamente, y de la demandada, doctora Natalia Montes, la suma de $.(arts. 6 y 14 de la Ley de Arancel).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina